Rechtspraak  

Vzr. Rechtbank Den Haag 14 augustus 2015, IEF 15181; ECLI:NL:RBDHA:2015:9655 (Coloplast tegen Medical4You)
Uitspraak mede ingezonden door Paul Reeskamp en Marijn van der Wal, Klos Morel Vos & Reeskamp. Europees octrooirecht. Katheters. Coloplast vordert inbreukverbod op EP1145729 voor een Gebruiksklaar urinekathetersamenstel. Er is een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat de gewijzigde conclusie in een bodemprocedure of in het (inmiddels ingestelde) beroep tegen de beslissing van de Oppositie Afdeling wordt vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit. Dat twee opeenvolgende stappen nodig zijn om tot de geclaimde uitvinding te komen, staat in casu aan het verwerpen van uitvinderswerkzaamheid niet in de weg. De vorderingen worden afgewezen.

4.14. Naar voorlopig oordeel bestaat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat conclusie 1 van EP 729 zoals gewijzigd in stand gehouden, in een bodemprocedure of in het (inmiddels ingestelde) beroep tegen de beslissing van de Oppositie Afdeling wordt vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit. De voorzieningenrechter wijkt hiermee af van het recente oordeel van de Oppositie Afdeling (vgl. 2.4.), waarop hierna wordt ingegaan.

4.28. Dat er twee opeenvolgende stappen nodig zijn om tot de geclaimde uitvinding te komen, staat aan het verwerpen van uitvinderswerkzaamheid niet in de weg. Het is vaste rechtspraak van de Technische kamers van Beroep van het EOB dat het nemen van opeenvolgende niet-inventieve stappen, zoals in casu, evenmin inventiviteit oplevert.6 Bovendien volgt als gezegd na de ene stap (het nat verpakken van de katheter) zonder meer dat maatregelen worden getroffen aan de verpakking om uitdroging te voorkomen (tweede stap).

4.30. Ten slotte heeft Coloplast nog betoogd dat er op de relevante prioriteitsdatum de nodige vooroordelen bestonden ten aanzien van het gedurende langere tijd aan een vloeistof blootstellen van (de coating van) een hydrofiele urinekatheter (vgl. paragraaf 5.47 van haar pleitnota). Hier wijst Medical4You er echter terecht op dat Coloplast dan in het mes valt van de nawerkbaarheidsbezwaren die Medical4You tegen de geldigheid van EP 729 heeft aangedragen, waaronder de stelling dat het octrooi niets leert over het voorzien in een hydrofiele coating die zijn eigenschappen behoudt ook na langdurige blootstelling aan vocht en evenmin over hoe nat verpakte katheters gesteriliseerd moeten worden. Volgens Medical4You zijn die problemen pas opgelost in het zogenaamde ‘sterilisatie’- octrooi (vgl. 2.13.). Met Coloplast wordt aangenomen dat de vakman geen enkele moeite zal hebben met het verkrijgen van een kathetersamenstel volgens gewijzigde conclusie 1 van EP 729 reeds omdat een specifieke coatingstabiliteit niet door die conclusie wordt vereist evenmin als de wijze van sterilisatie. De keerzijde van diezelfde medaille is dan wel dat het octrooi eventuele problemen dienaangaande niet oplost en bijgevolg deze ook geen gewicht in de schaal kunnen leggen voor de contribution to the art van EP 729 en niet bijdragen aan de beweerde inventiviteit van het octrooi.

4.31. De slotsom is dat conclusie 1 van EP 729 zoals gewijzigd in stand gehouden naar voorlopig oordeel nietig is omdat een inventieve stap ontbreekt.

4.29. Coloplast heeft nog aangevoerd dat er verschillende mogelijkheden zijn om de katheter nat te verpakken, zoals het meeleveren van de vloeistof in een afzonderlijk zakje in de verpakking, zodat het niet volgens haar niet voor de hand ligt om een hydrofiele katheter op de in EP 729 geclaimde wijze ‘nat’ te verpakken. Dit verweer wordt voorshands verworpen. Terecht heeft Medical4You erop gewezen dat andere uitvoeringsvarianten alle als een oplossing van het gestelde probleem moeten worden beschouwd. Een willekeurige keuze uit alternatieven verleent geen inventiviteit.

Rechtbank Den Haag 15 juli 2015, IEF 15136; ECLI:NL:RBDHA:2015:8311 (Inno Nautic tegen Cuckoo)
Schadestaatprocedure. Begroting schade ten gevolge van niet-nakoming verplichting tot op naam van eiser stellen octrooi. Schadepost (a) - de schade bestaande uit gederfde positieve contractwaarde van de licentieovereenkomst - wordt toegewezen. De concept licentie-overeenkomst tussen Inno Nautic en Vetus omschreven de royalties in drie tranches een bedrag van €150.000. De overige schadeposten - kosten herstelprocedures, verlies van de mogelijkheid tot verkrijgen van octrooibescherming in andere landen, schade als gevolg van het faillissement van Inno Nautic en kosten voor de schadebegroting - worden afgewezen.

2.9. Inno Nautic en Vetus hebben vervolgens op 15 maart 2007 een overeenkomst gesloten (met als opschrift "Intentieverklaring", hierna ook LoI genoemd). Onder 1. daarvan wordt gerefereerd aan NL 030 van Inno Nautic en onder 2. en 3. wordt aangegeven dat Vetus voornemens is wereldwijd exclusief licentieneemster te worden voor de nautische markt voor een initiële looptijd van 10 jaar. Volgens 4. diende Vetus de kosten te dragen van fabricage van een aantal certificeerbare prototypes, alsmede opvolgende certificering van de pop-up tank door ECB. In 5. wordt overeengekomen dat Vetus € 60.000,- betaalt à fonds perdu als bijdrage in al gedane ontwikkelingskosten, vóór ondertekening van de overeenkomst te voldoen, hetgeen ook is nagekomen (op 28 februari 2007 (…)). Daarnaast komen partijen in 5. en 7. overeen dat Vetus na verkrijging van CE-certificering op basis van ISO-normering voor de betreffende tank en overdracht van het technische dossier en tevens een productierichtprijs van € 150,- per tank van 150 liter in de offerte voor productie vastgelegd zou zijn, aan haar als voorschot op te betalen licentievergoedingen gehouden is nog eens een forfaitair bedrag van € 150.000,- te voldoen. Vervolgens is nader overeengekomen (…) dat Vetus de helft van dat bedrag in twee gedeelten van € 37.500,- zou voldoen na respectievelijke CE-certificering en overdracht van het technische dossier.

4.15. Met het voorgaande behoeven de overige weren van Cuckoo op dit punt geen beoordeling meer. De rechtbank begroot de schade bestaande uit gederfde positieve contractwaarde van de licentieovereenkomst gelet op het voorgaande op € 150.000,-.

4.28. Het voorgaande leidt ertoe dat Cuckoo zal worden veroordeeld tot betaling aan INH van (€ 150.000,- minus € 37.299,- is) € 112.701,- aan schadevergoeding, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 16 mei 2007.

HvJ EU 16 juli 2105, IEF 15127; C-170/13; ECLI:EU:C:2015:477 (Huawei tegen ZTE) - persbericht
Octrooirecht. Onderneming houdster van een standaard-essentieel octrooi, die zich jegens een standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan aan derden licenties te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, genoemd ‚FRAND’(‚fair, reasonable and non-discriminatory’)-voorwaarden – Misbruik van machtspositie – Beroepen wegens inbreuk – Vordering tot staken – Vordering tot terugroeping van producten – Vordering tot verstrekking van boekhoudkundige gegevens uit het verleden (toegestaan) – Vordering tot schadevergoeding – Verplichtingen van de houder van het standaard-essentieel octrooi. Het hof verklaart voor recht:

1)      Artikel 102 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een octrooi dat essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie opgestelde standaard, die jegens deze standaardisatieorganisatie de onherroepelijke verbintenis is aangegaan om aan derden een licentie te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, genoemd „FRAND”(„fair, reasonable and non-discriminatory”)-voorwaarden, geen misbruik van zijn machtspositie in de zin van dat artikel maakt door een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot staking van de inbreuk op zijn octrooi of tot terugroeping van de producten voor de vervaardiging waarvan gebruik is gemaakt van dit octrooi, wanneer:

–        hij vóór de instelling van dat beroep, enerzijds, de vermeende inbreukmaker in kennis heeft gesteld van de inbreuk die hem wordt verweten, met vermelding van dat octrooi en met precisering van de wijze waarop daarop inbreuk is gemaakt, en anderzijds, nadat de vermeende inbreukmaker te kennen heeft gegeven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder FRAND-voorwaarden, deze inbreukmaker een concreet en schriftelijk aanbod van een licentie onder dergelijke voorwaarden heeft gedaan en daarbij met de name de royalty en de wijze van berekening daarvan nader heeft aangegeven, en
–        die inbreukmaker het betrokken octrooi blijft gebruiken en niet met bekwame spoed overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg geeft aan dit aanbod, hetgeen dient te worden uitgemaakt aan de hand van objectieve elementen en inhoudt dat er geen sprake is van vertragingstactiek.

2)      Artikel 102 VWEU aldus moeten worden uitgelegd dat het, in omstandigheden als aan de orde in het hoofdgeding, een onderneming met een machtspositie die houdster is van een octrooi dat essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie opgestelde standaard, waarvoor zij jegens deze standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden, niet verboden is tegen degene die inbreuk zou hebben gemaakt op haar octrooi, een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot het verstrekken van boekhoudkundige gegevens over de in het verleden verrichte handelingen van exploitatie van dit octrooi of tot schadevergoeding voor deze handelingen.

Gestelde vragen [IEF 12519]:

1)      Maakt de houder van een [SEO] die aan een standaardisatieorganisatie heeft verklaard bereid te zijn aan derden een licentie te verlenen onder [FRAND-voorwaarden], misbruik van zijn machtspositie wanneer hij tegen een inbreukmaker een voordering tot staken instelt, hoewel die inbreukmaker zich bereid heeft verklaard te onderhandelen over een dergelijke licentie,
of
is er pas sprake van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de octrooihouder een aanvaardbaar onvoorwaardelijk voorstel voor het sluiten van een licentieovereenkomst heeft gedaan dat de octrooihouder niet kan afwijzen zonder de inbreukmaker op onbillijke wijze te belemmeren of zonder het non-discriminatiebeginsel te schenden, en de inbreukmaker, vooruitlopend op de te verlenen licentie, voor reeds gemaakt gebruik de krachtens die overeenkomst op hem rustende verplichtingen nakomt?

2)      Voor het geval dat misbruik van machtspositie reeds als gevolg van de bereidheid van de inbreukmaker tot onderhandelen dient te worden aangenomen:
Stelt artikel 102 VWEU bijzondere kwalitatieve en/of temporele eisen aan de bereidheid tot onderhandelen? Kan een dergelijke bereidheid al worden aangenomen wanneer de inbreukmaker louter in algemene bewoordingen (mondeling) heeft verklaard bereid te zijn te onderhandelen, of moet de inbreukmaker al aan het onderhandelen zijn en bijvoorbeeld al de concrete voorwaarden hebben vermeld waaronder hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten?

3)      Indien er slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer een aanvaardbaar en onvoorwaardelijk voorstel voor het sluiten van een licentieovereenkomst is overgelegd:
Stelt artikel 102 VWEU bijzondere kwalitatieve en/of temporele eisen aan dit voorstel? Moet het voorstel alle bepalingen bevatten die gewoonlijk in licentieovereenkomsten op het betrokken technische gebied worden opgenomen? In het bijzonder, kan het voorstel afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat het betrokken octrooi daadwerkelijk wordt gebruikt en/of geldig blijkt te zijn?

4)      Indien er slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de verplichtingen nakomt die voor hem voortvloeien uit de te verlenen licentie:
Stelt artikel 102 VWEU bijzondere eisen met betrekking tot de handelingen die de inbreukmaker verricht ter nakoming van die verplichtingen? Is de inbreukmaker gehouden, een overzicht van de reeds verrichte exploitatiehandelingen te verstrekken en/of royalty’s te betalen? Kan een verplichting tot betaling van royalty’s in voorkomend geval ook worden nagekomen door middel van het stellen van een zekerheid?

5)      Gelden de voorwaarden waaronder misbruik van machtspositie door de houder van een [SEO] dient te worden aangenomen, ook voor het instellen van andere vorderingen wegens inbreuk (verstrekking van boekhoudkundige gegevens, terugroeping van de producten, schadevergoeding)?

Op andere blogs:
Dirkzwager

Rechtbank Den Haag 15 juli 2015, IEF 15120; ECLI:NL:RBDHA:2015:8197 (Resolution tegen Shionogi c.s.)
Octrooirecht. ABC. Afstandsleer. Shionogi is farmaceutische onderneming en houdster van ABC 300125 voor 'Rosuvastatinum, desgewenst in de vorm van een niet-toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout, in het bijzonder het calciumzout', voorheen houdster van EP471 'Pyrimidinederivaten als HMG-CoA-reductase-inhibitoren’. Resolution vordert met succes de partiële nietigheid van het octrooi en ABC vanwege toegevoegde materie; voor zover de bescherming ervan zich uitstrekt over andere producten dan in EP 471 genoemde niet-toxische farmaceutisch aanvaardbare zouten van rosuvastatine.

3.2. Aan haar vorderingen legt Resolution ten grondslag - kort gezegd - dat de conclusies 1 en 2 van het Nederlandse deel van EP 471, alsmede de daarvan afhankelijke conclusies, op grond van artikel 75 lid 1 sub c Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW) niet verleend hadden mogen worden voor zover deze meer omvatten dan rosuvastatine calcium en/of rosuvastatine natrium vanwege toegevoegde materie, zodat het ABC op grond van artikel 15 lid 1 sub c Verordening EG nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (hierna: beschermingscertificaatVo) partieel nietig is nu na verval van het basisoctrooi nietigheidsgronden bestaan die een beperking gerechtvaardigd zouden hebben. Voorts legt Resolution aan haar vorderingen ten grondslag dat zij met de voorgenomen verhandeling van rosuvastatine zink in Nederland - ook indien het ABC (geheel) geldig wordt geacht - geen inbreuk zal maken op het ABC.

4.19 (...) De vakman mag aannemen dat de keuze voor de in paragraaf [0007] geopenbaarde zouten een bewuste keuze is geweest van de octrooihouder, bijvoorbeeld vanwege de uitkomsten van een zoutenonderzoek, en dat de octrooihouder in zoverre dus afstand heeft gedaan van andere zouten die mogelijk zouden kunnen worden toegepast. Andere zouten zal hij om deze reden dan ook niet aanmerken als (geschikte) equivalenten die onder de beschermingsomvang van de geclaimde uitvinding vallen, ook al ziet hij in dat het rosuvastatine-anion uiteindelijk verantwoordelijk is voor het blokkeren van de HMG-CoA reductase.

slotsom
4.34. Uit het vorenstaande volgt dat rosuvastatine-zinkzout niet onder conclusie 1 van EP 471 en de daarvan afhankelijke conclusies kan worden geacht te hebben gevallen. Ingevolge artikel 4 BeschermingscertificaatVo geldt dit derhalve ook voor het op grond van het basisoctrooi verleende ABC. Van (dreigende) inbreuk op het ABC is dan ook geen sprake.

De rechtbank
5.1. verklaart nietig het beschermingscertificaat met nummer 300125 voor zover de bescherming ervan zich uitstrekt over andere producten dan de in paragraaf [0007] van EP 471 genoemde niet-toxische farmaceutisch aanvaardbare zouten van rosuvastatine, te weten die waarin het kation bestaat uit een alkalimetaalion, een aardalkalimetaalion of een ammoniumion;

5.2. verklaart voor recht dat Resolution (en/of haar klanten) geen inbreuk maakt/maken op de rechten van Shionogi onder beschermingscertificaat met nummer 300125 door rosuvastatine zink in Nederland te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of (verder) te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;

Op andere blogs:
Kluwer Patent Blog

Hof Den Haag 14 juli 2015, IEF 15109; ECLI:NL:GHDHA:2015:1899 (Schering, nu: MSD tegen Teva Pharma)
Uitspraak ingezonden door namens Otto Swens en Ricardo Dijkstra, Vondst. Octrooirecht. Swiss-type claim. Marktvergunning generieke producten. Schering is houdster van EP0956861 m.b.t. ‘het gebruik van ribavirine voor de bereiding van een farmaceutische samenstelling voor de behandeling van een patiënt met chronische hepatitis C infectie’ Vanwege een carve-out in de SmPC en de bijsluiter viel Teva buiten de beschermingsomvang van de Swiss-type claims van EP 861. Geen directe noch indirecte inbreuk door generieke producten van gedaagde Teva. Vonnis [IEF 9210] wordt bekrachtigd.

Beschermingsomvang
4.4. Een SG-I octrooi beschermt tegen het gebruik van de stof voor de geselecteerde subgroep patiënten. Wanneer deze stof door een derde wordt verhandeld zonder dat daarbij specifiek dit ‘nieuwe’ gebruik wordt vermeld, maar ook zonder dat daarbij enige beperking ten aanzien van het gebruik wordt gesteld, dan kan het zijn dat die stof tevens voor de behandeling van de subgroep wordt gebruikt, maar dit wil – anders dan bij een 2M-I octrooi- nog niet zeggen dat door een ander dan de octrooihouder de voordelen van het geoctrooieerde worden gerealiseerd. Het was immers al in de stand van de techniek bekend om de stof te gebruiken voor de groep patenten waarvan de subgroep deel uitmaakt zodat die stof ook kan worden gebruikt voor de behandeling van die subgroep. Om de voordelen van een SG-I uitvinding te realiseren is het daarom nodig dat de stof specifiek voor de subgroep wordt gebruikt (en in casu bovendien voor een specifieke behandelingsduur). Dit brengt met zich dat – naar Teva heeft betoogd in onder meer punten 21PA – de beschermingsomvang van een SG-I octrooi beperkt is tot de situatie waarin door de derde specifiek wordt aangegeven dat de stof voor de subgroep is bestemd (en in dit geval tevens voor de specifieke behandelingsduur).

Directe inbreuk
5.2. Ingevolge het in rov. 4.4 in fine overwogene is in dit geval voor directe inbreuk in ieder geval vereist dat de gemiddelde vakman op grond van de SmPC en/of de bijsluiter bij Teva’s generiek ribavirine zal menen dat deze specifiek bestemd is voor de in rov. 4.1 genoemde subgroep (kortweg: de Genotype 1 naïeven-subgroep, afgekort:G1N-subgroep), zoals door Teva is betoogd in o.m. de punten 21, 24 en 38 PA.
5.3 In de rubrieken 4. l en 4.2 van de Teva-SmPC's zijn 'naïeve patiënten met een genotype-l infectie' ge-carved-out en is geen melding gemaakt van patiënten met een 'virale belasting van meer dan 2 miljoen kopieën per ml serum'. Deze rubrieken - die betrekking hebben op de indicaties, de dosering en de wijze van toediening en die daarom als de belangrijkste kenbronnen over de bestemming van het geneesmiddel moeten worden beschouwd - geven derhalve geen enkele aanleiding voor de gedachte dat Teva's generieke producten specifiek voor de G1N-subgroep zijn bestemd. Die conclusie kan evenmin worden verbonden aan het feit dat in de rubrieken 4.3 en 4.4 niet voor bijwerkingen voor de gecarved-oute indicaties is gewaarschuwd. Anders dan Schering betoogt, kan het feit dat in rubriek 5.1 vervolgens de subgroep 'naïeve patiënten met een genotype 1 infectie en een viral load van meer dan 600.000 IE/ml' ter sprake wordt gebracht, er - verondersteílenderw0s aannemende dat 600.000 IE/ml hetzelfde is als 2 miljoen kopieën per ml serum, zoals Schering stelt (punt 4.20 MvG), maar Teva betwist (punt 67 MvA) - niet toe leiden dat in de SmPC's niettemin een specifieke bestemming voor de G1N-subgroep is te lezen. Gezien het overwegend technisch karakter daarvan ('farmacologische eigenschappen') ligt het niet voor de hand om rubriek 5. l te zien als een kenbron voor de bestemming van een geneesmiddel, en zeker niet als een indicatie dat elementen die in de - daarvoor wel relevante - rubrieken 4. l en 4.2 zijn ge-carved-out toch in aanmerking moeten worden genomen. Hierbij komt nog dat de vermelding in rubriek 5. l van de door Schering bedoelde groep slechts min of meer zijdelings heeft plaatsgevonden in het kader van een van de drie daarin beschreven klinische onderzoeken, zodat er in dit geval te minder reden is om aan Teva’s carve-outs voor bij te gaan.

5.4 In de Teva-bijsluiters wordt in het geheel niet gesproken over een ‘genotype-1 infectie’ en/of een ‘virale belasting van meer dan 2 miljoen kopieën per ml serum/600.000 IE/ml’. Er is daarom geen grond om aan te nemen dat de vakman hierin een specifieke bestemming voor de G1N-subgroep zal lezen, ook – om de in rov. 5.3. genoemde redenen – niet wanneer Schering wordt gevolgd in haar stelling in punt 4.50 MvG, dat de bijsluiters in het licht van of in combinatie met Teva’s SmPC’s (moeten) worden gelezen.

Indirecte inbreuk
6.5. Uit het onder 4.4 in fine, 5.3 en 5.4 overwogene vloeit voort dat het door Teva aangeboden en geleverde generieke ribavirine:
- uitgaande van Benyamini: niet wezenlijk is voor het concept van de uitvinding volgens EP 861, aangezien dat concept bestaat in de selectie van/de keuze voor de G1N-subgroep;
- uitgaande van de MPEG-2-Videosignalcodiering-uitspraak van het BGH: voor EP 861 geen ‘Patentgefährdung’ oplevert omdat het niet in de richting van gebruik van ribavirine voor de G1N-subgroep wijst, en om deze reden ook niet tot de ‘Verwirklichung der technische Lehre’ van EP 861 (het gebruik van ribavirine voor de subgroep) kan bijdragen c.q. niet in staat is die uitvinding volledig ‘ins Werk zu setzen’ of daarbij behulpzaam te zijn;
- uitgaande van de koffiepads-uitspraak van de HR: niet datgene vormt daarmee, volgens het octrooischrift (vgl. rov 4.1), EP 861 zich onderscheidt van de stand van de techniek.
Met Teva (o.m. punten 89-90 MvA en punten 72-76 PA) moet dan ook worden geconcludeerd dat, in de omstandigheden van dit geval, generiek ribavirine niet een ‘middel’ in de zin van artikel 73 ROW is betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding van EP 861. Het beroep van Schering op indirecte inbreuk stuit reeds hierop af.
7.1. Het voorgaande resumerend is er - uitgaande van de in de rovv .l.9 en l.10 genoemde SmPC's en bijsluiters - geen sprake van directe of indirecte octrooi inbreuk door Teva, ongeacht of Teva's generieke ribavirine door artsen respectievelijk apothekers wordt voorgeschreven, verkocht en geleverd voor de in EP 861 geoctrooieerde toepassing (behandeling van de G?N-subgroep) en ongeacht of dat middel door naïeve genotype 1-patiënten wordt gebruikt. De desbetreffende stellingen van Schering (zie rov. 3.2 bij A) missen dus relevantie.
7.2 Deinhetkadervanhaargrief6doorScheringbetrokkenstellingdat-andersdande rechtbank heeft geoordeeld - de niet van carve-outs voorziene SmPC's en bijsluiters van Teva uit de periode vóór de in rov. l .7 genoemde aanpassingen van de marktvergunningen (dus uit de periode vóór 22 januari 2010) nog wel van belang zijn, gaat níet op. In die periode bracht Teva haar generieke ribavirine nog niet in Nederland op de markt, terwijl er geen enkele grond bestaat om aan te nemen dat Teva die 'oude' SmPC's en bijsluiters weer zou gaan gebruiken. Omdat Teva's ribavirine pas geruime tijd na 22 januari 2010 in Nederland op de markt is gekomen (namelijk in juni of oktober 2011 ), kan niet worden aangenomen dat, zoals Schering in dit verband nog heeft aangevoerd, de 'oude' SmPC's en bijsluiters invloed hebben gehad op de kennis van het publiek en daarmee op het voorschrijfgedrag van artsen.
7.3 Aan haar beroep op onrechtmatige daad sec heeft Schering geen andere feiten ten grondslag gelegd dan aan haar beroepen op directe en indirecte octrooi-inbreuk. In aanmerking ook nemende dat met name de figuur van indirecte octrooi-inbreuk in wezen een invulling vormt van het algemene leerstuk van de onrechtmatige daad in situaties als de onderhavige (Patentgefährdung'), is er geen ruimte om over de onrechtmatige daad-vordering anders te oordelen dan over de octrooi-inbreuk vorderingen.
7.4 Het aanbod van Schering om te bewijzen dat artsen en apothekers door het voorschrijven van Teva's ribavirine en/of patiënten door het gebruik daarvan de uitvinding van EP 86? toepassen (zie de punten 4.34 en 5. l MvG) is in het licht van het onder 7. l t/m 7.3 overwogene niet ter zake dienend en wordt op die grond gepasseerd.
7.5 De slotsom luidt dat de vorderingen van Schering niet toewijsbaar zijn, ook niet op de daarvoor in hoger beroep nieuw aangevoerde gronden en in de daaraan in hoger beroep (4eg,even vorm, en dat de door Teva gevorderde verklaring van niet-inbreuk wel toewijsbaar is. De rechtbank heeft derhalve terecht in deze zin beslist. Haar in de rovv. 2.2 bij a), b) en d) weergegeven overwegingen zijn juist en toereikend voor haar beslissingen. De grieven van Schering falen. Als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde part0 zal zij worden veroordeeld in de daarop gevallen artikel 10 19h Rv-kosten die worden begroot op het daarvoor door partijen overeengekomen bedrag van € 120.000,-.

Lees de uitspraak (pdf/html)

HR 10 juli 2015, IEF 15101; ECLI:NL:HR:2015:1872 (Chengdu Xingraphics tegen Agfa)
Octrooirecht. Zie eerder AG [IEF 14567]. De klachten richten zich uitsluitend tegen de overwegingen van het hof [IEF 13390 en eerder IEF 12291] met betrekking tot de “resultaten van het onderzoek naar de reversibiliteit van de verhoging van de oplosbaarheid”. Aangezien de reversibiliteitstest niet de enige manier is om het kenmerk uit octrooiconclusie 1 te onderzoeken, en de conclusie dat er geen chemische verandering heeft plaatsgevonden in de FIT-platen, dient het oordeel van het hof te worden gelezen dat de resultaten van de genoemde onderzoeken zelfstandig dragend zijn. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep.

5.17. Het hof is van oordeel dat de gemiddelde vakman die het octrooi heeft bestudeerd, de reversibiliteitstest uit het octrooi zeker zal overwegen als mogelijkheid voor zijn onderzoek of een drukplaat aan het kenmerk dat ‘de oplosbaarheid modificeerbaar is hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering’ voldoet. Het octrooi schrijft echter niet dwingend voor dat dit de enige manier zou zijn om het kenmerk te onderzoeken. De vakman zal ook andere mogelijkheden overwegen en bijvoorbeeld de samenstelling van de coating van de drukplaat voor en na belichting vergelijken om te onderzoeken of een chemische verandering heeft plaatsgevonden (zoals ook Agfa heeft gedaan). Het vergelijken van samenstellingen is immers een aan de vakman algemeen bekende manier om een chemische verandering te detecteren. Om een chemische verandering in de coating van de drukplaat te onderzoeken zal de vakman die het octrooi heeft gelezen, ook overwegen om de samenstelling na belichten te vergelijken met de samenstelling voor belichting. De stelling van Xingraphics c.s. dat de reversibiliteitstest uit het octrooi de enige manier zou zijn om het kenmerk te onderzoeken, wordt door het hof verworpen.

3.9 In het licht van (1) zijn oordeel in rov. 5.17 dat de reversibiliteitstest niet de enige manier is om het kenmerk uit conclusie 1 van het octrooi te onderzoeken doch dat zulks, kort gezegd, ook kan op basis van de bedoelde door Agfa uitgevoerde onderzoeken, die niet de reversibiliteit betroffen en die zijn vermeld in het Analysis Report en (2) zijn oordeel in rov. 5.28 dat het hof zal uitgaan van de deugdelijkheid van het Analysis Report, waaruit kan worden geconcludeerd dat de resultaten van alle analyses erop wijzen dat er geen chemische verandering heeft plaatsgevonden in de FIT-platen, dient het oordeel van het hof aldus te worden gelezen dat de resultaten van de genoemde onderzoeken van Agfa zelfstandig dragend zijn voor de conclusie van het hof in rov. 5.41 van het eindarrest dat de FIT-platen voldoen aan genoemd kenmerk uit conclusie 1 van het octrooi. De klachten van onderdeel III bestrijden het oordeel van het hof aangaande deze onderzoeken van Agfa niet en kunnen dan ook wegens gebrek aan belang niet tot cassatie leiden.

3.10. De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Rechtbank Den Haag 8 juli 2015, IEF 15090; ECLI:NL:RBDHA:2015:7631 (Boskalis tegen Dredging)
Octrooirecht. Incident. Zaak verwijderd uit het versnelde regime voor de octrooiprocedure omdat de aanhouding van de behandeling van de inbreukvraag op EP1888849 zich niet verdraagt met het versnelde regime.

4.2. Een latere behandeling van de inbreukvordering verdraagt zich echter niet met regeling van de versnelde bodemprocedure in octrooizaken die uitgaat van concentratie van al het verweer in de conclusie van antwoord (vergelijk de regeling onder 7) en daarop volgende mondelinge toelichting bij het op voorhand bepaalde pleidooi. De procedure wordt daarom uit de regeling verwijderd.

De rechtbank:
5.1. verwijdert de hoofdzaak uit de regeling van de versnelde bodemprocedure in octrooizaken;

Rechtbank Den Haag 3 juni 2015, IEF 14992; ECLI:NL:RBDHA:2015:6346 (Jetset Hydrotechniek tegen Hoffland en BIS)
Uitspraak ingezonden door Francis van Velsen, FISAL IP Law. Zie eerder IEF 14724. Octrooirecht. Toegevoegde materie. Schikkingsregeling. Jetset is houder van EP1507630 voor een systeem voor het snijden van staalplaat, ofwel 'koud watersnijden'. Het octrooi verwijst naar een snijinrichting die zonder dat daarvoor menselijke aandrijving nodig is - en dus 'zelfstandig" - door de opslagtank kan rijden. Conclusie 1 van EP 630 zoals verleend, bevat technische informatie die in de daarvoor ingediende aanvrage niet voorkwam. EP 630 wordt vernietigd wegens ongeoorloofde toevoeging van materie. De schorsing van de schikkingsregeling die voorafgaand aan de bodemprocedure is getroffen omtrent het onthouden van handelingen die inbreuk maken op EP 630 wordt niet toegewezen. Strijd met de schikkingsregeling wordt evenmin toegewezen omdat een elektrisch aangedreven motor niet binnen de beschermingsomvang valt.

De vordering van Hoffland en BIS tot vergoeding van schade wegens beslaglegging ex 1019g Rv wordt toegewezen. De vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige octrooihandhaving wordt afgewezen vanwege het vrijwillig aangaan en nog voortbestaan (tot gezag van gewijsde) van de schikkingsregeling.

4.2. de geldigheid van EP 630
4.2.4. In het midden kan blijven of het in het octrooi voorkomende deelkenmerk ‘onafhankelijk ten opzichte van de staalplaat voort te bewegen’ zo moet worden uitgelegd dat de staalplaat fysisch geen (enkele) invloed op de voortbeweging van de snij inrichting
heeft (zoals Hoffland c.s. betoogt) of dat de snij inrichting in willekeurige richtingen, los van een geleidingsframe, over of langs de staalplaat in de olieopslagtank kan bewegen (zoals Jet Set c.s. betoogt). In beide interpretaties wordt ervan uitgegaan dat het kenmerk betrekking heeft op de relatie tussen de snij inrichting en de staalplaat. Een aldus begrepen onafhankelijkheid van de snijinrichting is niet, althans niet direct en ondubbelzinnig geopenbaard in de aanvrage.. De rechtbank overweegt daartoe - overeenkomstig het in r.o. 2.11. genoemde arrest van 3 maart 2015 van het Hof Den Haag, waarin (groten)deels dezelfde argumenten zijn gevoerd - als volgt.
4.3. de schikkingsregeling(en)
de door Hoffland c.s. gevorderde schorsing
4.3.1. Hoffland c.s. heeft betoogd dat bij toewijzing van de vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 630 ook aan de werking van de schikkingsregelingen (tijdelijk) een einde behoort te komen, omdat op een nietig octrooi geen inbreuk kan worden gemaakt en de schikkingsregelingen alsdan vanwege hun mededingingsbeperkende werking in strijd zijn met het in artikel 6 Mededingingswet neergelegde mededingingsverbod.

4.3.2. De rechtbank verwerpt dit betoog. Zoals Hoffland c.s. zelf heeft aangevoerd - met verwijzing naar Verordening 3 16/2014 en Mededeling 201 4/C 89/03 van de Europese Commissie - zijn schikkingsregelingen in het kader van technologiegeschillen in beginsel vrijgesteld van het bedoelde verbod. Weliswaar heeft Hoffland c.s. zich daarbij op het standpunt gesteld dat vrijstelling niet meer aan de orde is als het betreffende intellectuele eigendomsrecht nietig is verklaard of anderszins ongeldig is, maar niet valt in te zien dat de schikkingsregelingen daarmee niet in lijn zouden zijn, nu deze, naar tussen partijen niet in geschil is, slechts gelden voor de duur van het proces ter verkrijging van een definitief rechterlijk oordeel over de geldigheid van EP 630. Voor zover Hoffland c.s. stelt dat bij vernietiging van het octrooi door de rechtbank daarop geen inbreuk meer kan worden gemaakt, gaat zij voorts voorbij aan de door de Hoge Raad in het arrest Enka/Dupont geformuleerde - en naar het oordeel van de rechtbank ook voor het huidige octrooirecht geldende - regel dat een rechterlijke uitspraak waarbij een octrooi nietig wordt verklaard aan dat octrooi onmiddellijk de werking ontneemt, op voorwaarde dat die uitspraak te zijner tijd in kracht van gewijsde gaat. Ten aanzien van de periode waarin onzeker is of een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, heeft Hoffland c.s. er zelf voor gekozen haar positie jegens Jet Set c.s. contractueel vast te leggen. De conclusie is dat voor de gevorderde schorsing van de schikkingsregelingen op basis van de stellingen van Hoffland c.s. geen grond bestaat.

4.3.3. Jet Set c.s. heeft met verwijzing naar de in r.o. 2.14. genoemde passage in het proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder Schellekens betoogd dat BIS in strijd met de schikkingsregeling gebruik heeft gemaakt van een snijmachine die valt onder de conclusies van EP 630. Deze stelling wordt gelet op het navolgende niet gevolgd.

4.3.4. BIS heeft betwist dat de snijmachine onder de conclusies van EP 630 valt, [...].
4.4. de door Hoffland c.s. gevorderde schade
4.4.1. Hoffland c.s. heeft met een beroep op artikel 101 9g Rv vergoeding gevorderd van bij staat nader op te maken schade als gevolg van de door Jet Set c.s. getroffen beslagmaatregelen. De rechtbank acht aannemelijk dat het door Jet Set c.s. op 11 maart 2013 gelegde conservatoir bewijsbeslag en de gedetailleerde beschrijvingen die zij op die datum en op 25 maart 2014 heeft doen opmaken, impact hebben gehad op de bedrijfsorganisatie van Hoffland en BIS zoals zij hebben gesteld9, en dat daaruit schade is voortgevloeid. De vordering tot schadevergoeding kan in zoverre op de voet van artikel 1019g Rv worden toegewezen, aangezien is vastgesteld dat er geen inbreuk is gemaakt.

4.4.2. Het betoog van Jet Set c.s. dat in dit geval niet zomaar een risicoaansprakelijkheid mag worden aangenomen, kort gezegd omdat van misbruik van recht geen sprake zou zijn, wordt door de rechtbank verworpen. [...]

4.4.3. Hoffland c.s. heeft voorts met een beroep op onrechtmatige octrooihandhaving vergoeding gevorderd van schade voortvloeiend uit de (inhoud van de) schikkingsregelingen[...] De in de schikkingsregelingen neergelegde onthoudingsverklaring wordt Hoffland c.s. geacht vrijwillig te zijn aangegaan. Met Jet Set c.s. is de rechtbank van oordeel dat de gevolgen daarvan voor risico van Hoffland c.s. komt.

Lees de uitspraak hier (pdf/html)

Court of Appeal 28 mei 2015, IEF 14972; [2015] EWCA Civ 556 (Warner-Lambert tegen Actavis)
Met samenvatting van Rutger Kleemans, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. Engeland. De Court of Appeal in London (Floyd LJ) heeft een beslissing gegeven in de zaak tussen Warner-Lambert en Actavis (pregabaline). Deze beslissing is van belang omdat – alhoewel het geen bodemzaak is maar het een door Warner Lambert ingesteld hoger beroep betreft tegen een in eerste instantie geweigerde voorlopige voorziening – de Engelse rechter in detail ingaat op (i) het gebruik van zogenaamde skinny labels, (ii) directe en indirecte inbreuk met skinny labels op tweede medische indicatie octrooien, (iii) de constructie en uitleg van Swiss-type conclusies en (iv) de feitelijke problematiek die zich voordoet bij het voorschrijven en vergoeden van geneesmiddelen met een skinny label.

De Court of Appeal kan zich niet verenigen met de eerdere beslissingen van Arnold J ([2015] EWHC 72  (Pat) van 21 januari 2015, [2015] EWCH] 223 (Pat) en [2015] EWCH 249 (Pat) van 6 februari 2015) zowel waar het betreft Arnolds motivatie met betrekking tot directe als indirecte inbreuk. Ten aanzien van indirecte inbreuk is interessant dat Floyd drie redenen geeft om de beslissing van Arnold (voorlopig) te herzien en hij verwijst naar lopende procedures betreffende hetzelfde onderwerp in Europa waaronder Nederland (voor de goede orde; ik treed zelf op in de procedure van Novartis tegen Sun waarnaar verwezen wordt – RK):

Indirect infringement

134       It will be seen that courts of two member states have, at least in provisional proceedings, granted relief to prevent what they considered to be indirect infringement of Swiss claims without any express indication of how they considered that the invention would be put into effect.   

135       I agree that there are difficulties with the indirect infringement claim for the reason which the judge gave, namely the absence of a downstream event which, as a whole, can be regarded as putting the invention into effect.   However, for three reasons, each of which is in my judgment sufficient, I would allow the indirect infringement case to go to trial.

136       The first reason is that which I have already given, namely that the courts of two EPC member states considering this same question have held that, at face value, indirect infringement can arise in these circumstances.

137       The second reason is that, if, as I have held, there is a case of  threatened or actual infringement of the process claim under section 60(1)(b), then it follows that dealings downstream in the direct product of the process are also infringements under section 60(1)(c).  Although this may not add anything to the direct infringement case, it is wrong to strike it out as a viable additional cause of action.

138       The third reason is that I consider it is arguable to say that when section 60(2) speaks of “putting the invention into effect”, it may be legitimate to look not just at whether any one person is carrying out the invention in a sense which would give rise to liability of that person for an act of infringement.  It may be that the invention is put into effect if pregabalin is manufactured by one person and supplied to another who intentionally uses it for the treatment of pain.  In those circumstances, a person who supplies pregabalin with the requisite knowledge (i.e. that prescribed in section 60(2) itself) does provide means suitable and intended to put the invention into effect, albeit by the combination of manufacturer and user, rather than by any one person alone.  It may be that this is the reasoning which underlies the decisions in the Dutch and German cases which I have referred to.

139       An analogous problem arises where one step of a two step process is carried out by A and the second step is carried out by B.  Absent a claim of joint tortfeasance, could it not be said that by supplying the result of the first step to B, A is contributing to putting the invention into effect (by A and B together)?

140       It follows that I would allow the appeal against the striking out of the section 60(2) claim.

Niettemin wordt het door Werner Lambert gevorderde voorlopige verbod geweigerd. De belangrijkste reden hiervoor is dat de NHS (National Health Service) in een separate door Warner Lambert ingestelde procedure [2015] EWCH 485 (Pat)] was veroordeeld tot het uitvaardigen van richtlijnen aan voorschrijvers op grond waarvan aannemelijk is dat gebruik van generiek pregabaline voor de geoctrooieerde indicaties voorkomen kan worden en geen inbreuk (meer) plaatsvindt.

Rutger Kleemans

US Court Federal Circuit 13 mei 2015, IEF 14947 (Akamai Technologies tegen Limelight Networks)
Redactionele bijdrage van Jenny Cromsigt, V.O.. De US Federal Circuit heeft een beslissing gegeven in Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc en bevestigt daarmee de eerdere District Court beslissing dat Limelight geen inbreuk maakt op de octrooien van Akamai. Volgens de rechtbank maakt Limelight geen inbreuk omdat niet elke stap van de methode conclusies door Limelight wordt uitgevoerd en Limelight niet verantwoordelijk is voor de acties van zijn klanten.

In de huidige zaak voerde Limelight niet alle stappen van de geoctrooieerde methode van Akamai uit, maar beargumenteerde Akamai, de klanten van Limelight voeren de rest van de stappen uit en voor die reden zou Limelight dus wel inbreuk maken. In de eerste beslissing van de Federal Circuit werd besloten dat Limelight geïnduceerde inbreuk maakte (Induced infringement 35 USC § 271(b)). De Supreme court echter wees de zaak terug en gaf aan dat Limelight alleen voor geïnduceerde inbreuk veroordeelt kan worden als er ook directe inbreuk plaats vindt.

In de nieuwste beslissing keek de rechtbank of Limelight ook verantwoordelijk was voor directe inbreuk.
Er werd overwogen dat er alleen directe inbreuk is als alle stappen van een geoctrooieerde methode uitgevoerd worden door één enkele partij. Daarnaast werd overwogen dat het bevorderen of instrueren van andere om een actie uit te voeren niet hetzelfde is als zelf de actie uitvoeren en resulteert dus niet in een directe inbreuk. Hoewel het bevorderen van inbreuk onder geïnduceerde inbreuk valt, is een voorwaarde voor het toekennen van geïnduceerde inbreuk dat er één enkele partij verantwoordelijk is voor de complete uitvoering van een directe inbreuk.

In deze zaak werden stappen uitgevoerd door Limelight maar een deel van de stappen van de geoctrooieerde methode werden niet door Limelight uitgevoerd maar door klanten van Limelight. Volgens de rechters heeft Akamai niet voldoende aangetoond dat de acties van de klanten onder de verantwoordelijkheid van Limelight vallen.

Deze zaak gaat over computer gerelateerde uitvindingen maar deze beslissing heeft consequenties voor octrooien in het gebied van diagnostiek en personalised medicine waar artsen , patiënten en laboratoria ieder delen van een diagnostische of therapeutische methodes uitvoeren. In de US is het door Prometheus en Myriad lastig geworden om diagnostische methodes geoctrooieerd te krijgen als deze methode geen therapeutische stap bevat. Deze beslissing geeft dus een soort Catch 22 situatie: zonder therapeutische stap wordt geen octrooi toegekend maar met een therapeutisch stap is het erg lastig om inbreuk verleend te krijgen.