Rechtspraak  

Vzr. Rechtbank Alkmaar 26 juli 2012, LJN BX3995 (Vereniging van professionele woningbemiddelaars tegen courant International B.V.)

Vordering tot staken inbreuk op merk en handelsnamen toegewezen. Proceskosten gematigd.

Eiseres is bevoegd om het merk en de handelsnamen 'ROTS-VAST GROEP' en 'ROTS-VAST' te handhaven jegens derden. De Rots-Vast Groep hanteert een franchiseformule met franchisenemers in woningbemiddeling. De franchisenemers hebben een exclusieve licentie (gebruiksrecht) op het merk en de handelsnamen binnen een bepaald rayon voor verhuur en beheer van woonruimte. Gedaagde - geen franchisenemer - gebruikt de handelsnaam 'Rots idb Vastgoed' voor activiteiten gericht op tijdelijke verhuur van woonruimte.

De Rots-Vast Groep heeft gedaagde gesommeerd de inbreuk te staken en gestaakt te houden. Op de sommatie is nooit een reactie gekomen, maar de website die gedaagde gebruikte is voor langere tijd offline geweest. De voorzieningenrechter acht het voldoende aannemelijk dat er sprake is van overeenstemming van het merk en het teken en deze tevens ook voor soortgelijke diensten wordt gebruikt.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er sprake van een dusdanig geringe afwijking in de naam 'Rots idb Vastgoed' ten opzichte van de naam 'Rots-Vast Groep' dat op grond daarvan gevaar bestaat voor verwarring tussen de ondernemingen bij het publiek. Beide partijen voeren hun handelspraktijk uit in dezelfde regio en via internet mede daarbuiten. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen toe, maar matigt de proceskosten tot € 3.000.

Merkenrecht
4.5 De voorzieningenrechter overweegt dat zowel het merk van de Rots-Vast Groep als het teken van gedaagde worden gebruikt voor activiteiten in de sfeer van woningverhuurbemiddeling en derhalve voor dezelfde of soortgelijke diensten.

4.6 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk geworden, dat er sprake is van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat het bij de vergelijking van het merk en teken gaat om de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen en dat er meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. Kenmerkende overeenstemmende delen zijn het prominente gebruik van het woord 'Rots' als beginwoord en het gebruik van het woord 'Vast' als eerstvolgend volledig uitgeschreven woord. Aldus is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een met het merk van de Rots-Vast Groep overeenstemmend teken, waardoor bij het in aanmerking komende publiek (degene die een woning of een kamer willen huren) verwarring kan ontstaan en het publiek kan denken dat er sprake is van een onderlinge connectie tussen Rots-Vast en Rots idb Vastgoed. Aldus is er sprake van een inbreuk door gedaagde die valt onder het bereik van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Handelsnaam
4.13 De Rots-Vast Groep is rechthebbende op het merk "Rots-Vast Groep" en voert daarnaast de handelsnaam 'Rots-Vast' en kan derhalve op grond van het bepaalde in artikel 5 juncto 5a van de Handelsnaamwet opkomen tegen de inbreuk op haar handelsnaam door gedaagde. Weliswaar is door gedaagde aangevoerd dat er voldoende verschillen zitten tussen de namen van de Rots-Vast Groep en haar eigen handelsnaam, maar zoals reeds hiervoor onder rechtsoverweging 4.6 en 4.7 is overwogen gaat dit betoog niet op. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er sprake van een dusdanig geringe afwijking in de naam 'Rots idb Vastgoed' ten opzichte van de naam 'Rots-Vast Groep' dat op grond daarvan gevaar bestaat voor verwarring tussen de ondernemingen bij het publiek. Beide partijen voeren hun handelspraktijk uit in dezelfde regio en via internet mede daarbuiten.

Domeinnaam
4.14 Ook door het gebruik van de domeinnaam www.rotsidbvastgoed.nl voor dezelfde diensten als waarvoor de Rots-Vast Groep haar handelsnamen gebruikt, valt verwarringgevaar bij het publiek te duchten. Weliswaar is een domeinnaam in beginsel niet meer dan een adres van de domeinnaamhouder, maar gedaagde gebruikt haar domeinnaam ook als handelsnaam voor haar kamerverhuuractiviteiten. Door op deze wijze gebruik te maken van haar domeinnaam maakt gedaagde eveneens inbreuk op de handelsnaam van de Rots-Vast Groep. Om die reden is het gedaagde niet toegestaan te handelen onder deze handels- en/domeinnaam voor activiteiten in de sfeer van woningverhuurbemiddeling.

Op andere blogs:
DomJur nummer:2012-875

Vzr. Rechtbank Amsterdam 3 augustus 2012, zaaknr. 520201/KG ZA 12-882 (Van Til Interieur B.V. tevens h.o.d.n. Mobi en Mobi Design tegen Mobi Homestyling)

Uitspraak ingezonden door Anouschka van de Graaf en Ruby Nefkens, Van der Steenhoven.

Handelsnaamrecht. Van Til richt zich op de verkoop van woninginrichtingsartikelen en exploiteert een retail concept onder de namen Mobi en Mobi Design. Zij biedt via haar website haar collectie aan. Gedaagde drijft een eenmanszaak onder de naam Mobi Homestyling, aangevuld met een gelijknamige domeinnaam. Van Til vordert dat gedaagde wordt veroordeelt tot het staken van het gebruik van de handelsnaam en domeinnaam Mobi Homestyling.

De voorzieningenrechter oordeelt dat na de sommatiebrief Van Til ervoor heeft gekozen geen vervolgstappen te ondernemen, niet kan worden gezien als bewijs dat geen verwarringsgevaar te duchten is. Het verweer van gedaagde dat geen verwarringsgevaar te duchten is, omdat de activiteiten van beide ondernemingen volkomen verschillend zijn en hun vestigingsplaatsen verschillen, wordt verworpen. De voorzieningenrechter concludeert dat het publiek door de gelijkenis in handelsnaam in de veronderstelling zou kunnen verkeren dat onder de naam Mobi assortimenten in verschillende prijsklassen en verschillende vestigingen worden aangeboden.

De voorzieningenrechter veroordeelt gedaagde om gebruik van de handelsnaam en domeinnaam te staken en veroordeelt hem in de proceskosten.

4.4. Gedaagde heeft verder als verweer gevoerd dat Van Til geen hinder heeft ondervonden van het feit dat hij het element Mobi al sinds 2005 in zijn handelsnaam gebruikt. Dat maakt hij op uit het feit dat Van Til hem, toen hij nog onder de naam Mobi Vloeren werkte, wel heeft aangeschreven over zijn handelsnaam, maar, toen gedaagde niet dadelijk haar verzoek inwilligde, geen verdere stappen heeft ondernomen. Dit verweer gaat niet op. Dat Van Til er na de sommatiebrief om haar moverende redenen voor heeft gekozen op dat moment geen vervolgstappen te ondernemen, kan niet worden gezien als bewijs dat geen gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is.

4.5. Gedaagde betwist dat verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is, omdat hun activiteiten volkomen verschillend zijn, hun vestigingsplaatsen verschillen, zij niet dezelfde producten verkopen en zij een andere doelgroep hebben. Dit verweer wordt verworpen. Beide ondernemingen houden zich bezig met de verkoop van meubelen. Ter zitting heeft gedaagde verklaard dat dit er wat hem betreft uit bestaat dat hij af en toe op verzoek een inbouwkast maakt, maar dat het om een dergelijke beperkte activiteit gaat volgt niet uit de tekst van de website van Mobi Homestyling, het artikel in de Alkmaar op zondag of het uittreksel uit het handelsregister. Daar wordt gesproken over 'de verkoop van meubelen', zodat vooralsnog aannemelijk is dat de activiteiten van partijen overeenstemmen of in ieder geval overlappen. Dat zij niet dezelfde producten verkopen en dezelfde doelgroep hebben, wordt niet van doorslaggevend belang geacht. Het publiek zou door de gelijkenis in handelsnaam in de veronderstelling kunnen komen te verkeren dat onder de naam Mobi assortimenten in verschillende prijsklassen worden aangeboden op verschillende vestigingen.

Op andere blogs:
DomJur nummer:2012-876

Vzr. Rechtbank Zutphen 31 juli 2012, LJN BX3560 (het Onderdelenhuis tegen Plentyparts)

Kort geding over naam 'Het Onderdelenhuis'. Geen inbreuk op de handelsnaam. Eiser kan niet met een beroep op art. 5 Hnw andere aanbieders van onderdelen het gebruik van het woord ‘Onderdelenhuis’ verbieden en op die manier die aanduiding kan monopoliseren. Voor zover het gestelde verwarringsgevaar voortvloeit uit het gegeven dat beide partijen in hun handelsnaam de woorden ‘Het Onderdelenhuis’ hebben opgenomen, kan eiser die eventuele verwarring niet aan gedaagde verwijten, omdat de oorsprong van die verwarring schuilt in de keuze van eiser (of zijn rechtsvoorganger(s)) om -slechts -die beschrijvende term als haar handelsnaam te gaan voeren. Voor zover gedaagde het ontstaan van enige verwarring kan worden verweten, zou die verwarring het gevolg moeten zijn van een grote mate van overeenstemming van de handelsnamen van partijen buiten de aanduiding ‘Het Onderdelenhuis’.

Gelet op het verschil tussen enerzijds het toevoegsel Plenty Parts, dat als meest in het oog lopende onderdeel van haar handelsnaam wordt beschouwd, en het geheel ontbreken van een toevoeging aan de handelsnaam van [eiser] zou sprake kunnen zijn van verwarring, maar deze komt, zoals gezegd voor rekening en risico van [eiser], met name omdat hij geen toevoeging aan zijn handelsnaam wenst aan te brengen. Vordering op basis van artikel 5 Hnw wordt afgewezen.

4.6. Voor zover Plenty Parts Franchise het ontstaan van enige verwarring kan worden verweten, zou die verwarring het gevolg moeten zijn van een grote mate van overeenstemming van de handelsnamen van partijen buiten de aanduiding ‘Het Onderdelenhuis’. Gelet op het verschil tussen enerzijds het toevoegsel Plenty Parts, dat als meest in het oog lopende onderdeel van haar handelsnaam wordt beschouwd, en het geheel ontbreken van een toevoeging aan de handelsnaam van [eiser] zou sprake kunnen zijn van verwarring, maar deze komt, zoals gezegd voor rekening en risico van [eiser], met name omdat hij geen toevoeging aan zijn handelsnaam wenst aan te brengen.

4.7.Plenty Parts Franchise voert aan dat zij een ouder recht heeft op de handelsnaam dan [eiser] en dat op die grond de vordering dient te worden afgewezen. Daarmee miskent Plenty Parts Franchise dat zij haar activiteiten in Zutphen is gaan uitoefenen waar Het Onderdelenhuis is gevestigd en dat daardoor door verwarring zou kunnen ontstaan. Gezien de strekking van de wet kan het rechtmatig voeren van een handelsnaam niet onrechtmatig worden door toedoen van een ander. (Zie Hoge Raad 19 december 1927, NJ 1928/187). Weliswaar heeft Plenty Parts Franchise betwist dat [eiser] gerechtigd was om de handelsnaam ‘Het Onderdelenhuis’ te voeren maar zoals hiervoor onder 4.4 reeds is geoordeeld is het voeren van de handelsnaam ‘Het Onderdelenhuis’ niet onrechtmatig.

4.8. De term ‘Eerste Hulp Bij Onderdelen’ is een algemeen gebruikelijk beschrijvende term. Deze term wordt bij reclamevoering in talrijke varianten gebruikt en [eiser] kan Plenty Parts het gebruik hiervan niet ontzeggen. Datzelfde geldt voor de beschrijving: ‘Het nieuwe onderdelenhuis in Zutphen’. Voor zover deze aankondiging al een van de handelsnamen van Plenty Parts is, maakt ook deze beschrijving geen inbreuk op de handelsnaam van Het Onderdelenhuis.

4.9. Gelet op het voorgaande is voorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat [eiser] een beroep kan doen op de bescherming van artikel 5 Hnw. De vordering zal daarom worden afgewezen.

Rechtbank Arnhem 18 juli 2012, LJN BX3401 (Fietsplaza V.O.F. tegen V.O.F. Tweewielers)

Domeinnaam. Handelsnaamrecht. Eiser en gedaagde zijn concurrenten op het terrein van fietsenhandel, fietsverhuur en fietsenreparatie. Eiser heeft de handelsnaam Fietsplaza geregistreerd. Sinds 28 juli 1999 is zij rechthebbende op de domeinnamen www.[naam eiser]-fietsplaza.nl en www.[naam eiser]-fietsplus.nl. Gedaagde heeft op 5 december 2008 de domeinnaam www.[naam eiser]fietsplaza.nl laten registreren. De geregistreerde domeinnaam van gedaagde bleek op Tweede Paasdag 2009 doorgelinkt te zijn naar een harde pornosite.

De rechtbank oordeelt dat vaststaat dat er sprake is van pesterij van haar concurrent door gedaagde. Zulke pesterij kan de goede naam van eiser schaden. De handelingen van gedaagde worden onrechtmatig geacht. Naar het oordeel van de rechtbank is onvoldoende gesteld om te kunnen concluderen dat sprake is van een inbreuk op de handelsnaam van eiser, of enig haar toebehorend merk. Er is niet gebleken van enige schade die door eiser is of kan worden geleden, daarom wijst de rechtbank de vordering tot schadevergoeding af.

De rechtbank verklaart voor recht dat door het laten registreren en doorlinken van de domeinnaam www.[naam eiser]fietsplaza.nl gedaagde onrechtmatig handelt jegens eiser. De proceskosten worden gecompenseerd.

Het voorgaande betekent naar het oordeel van de rechtbank dat vaststaat dat er sprake is van pesterij van haar concurrent door [Gedaagde]. Zulke pesterij, uitgevoerd in het kader van een concurrentiestrijd, kan de goede naam van [Eiser] schaden. Daarom acht de rechtbank deze pesterij onrechtmatig.

Er is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gesteld om uit het laten registreren van de domeinnaam door [Gedaagde] te kunnen concluderen dat er sprake zou zijn van inbreuk op de handelsnaam van [Eiser] of, overigens, enig haar toebehorend merk.

De vordering tot verklaring voor recht dat [Gedaagde] door het laten registreren van de domeinnaam www.[Naam eiser]fietsplaza.nl onrechtmatig jegens [Eiser] handelt, is toewijsbaar.

Eveneens toewijsbaar is de verklaring voor recht dat [Gedaagde] met het doorlinken van de domeinnaam www.[Naam eiser]fietsplaza.nl naar pornografische content onrechtmatig jegens [Eiser] handelt, nu dit handelen onrechtmatig is. De rechtbank komt tot toewijzing van de vordering op dit onderdeel omdat vaststaat dat [Gedaagde] de mogelijkheid tot doorlinken heeft en omdat de pesterij van [Eiser] door [Gedaagde] vaststaat. Dat [Gedaagde] de hierboven bedoelde link aangebracht heeft, is, zoals reeds is overwogen, slechts een vermoeden.

Op andere blogs:
Abcor (online concurrentje pesten)
DeGier, Stam weblog (Domeinnaam die lijkt op de naam van je concurrent koppelen aan een pornowebsite)
DomJur nummer:2012-878

Hof Amsterdam 24 juli 2012, zaaknr 200.100.441/01 (Kemper en Heerink tegen Van den Berg)

Uitspraak ingestuurd door Jan Brölmann en Margriet Koedooder, De Vos & Partners Advocaten.

In navolging van IEF 10264.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Bandnaam wordt geregistreerd als o.a. beeldmerk en woordmerk, terwijl de naamgever van de band VANDENBERG, de achternaam van gedaagde betreft die de band in 1986 heeft verlaten. Aan appellant zijn in eerste aanleg termijnen verleend voor het ontnemen van een memorie van grieven. De advocaat van appellant heeft zich nadien onttrokken. De zaak is naar de rol verwezen voor het stellen van een nieuwe advocaat, welke niet is gesteld.

Het hof beoordeelt dat bij gebrek aan grieven appellant niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Beschikking Ktr. Rechtbank 's-Hertogenbosch locatie Eindhoven 12 juli 2012, zaaknr. 821994 (Actief Diensten en Detachering/Activus c.s. tegen Actiefff de Kempen Uitzenden & Payrollen B.V.)

Beschikking ingezonden door Janouk Kloosterboer, QuestIE Advocatuur.

In navolging van IEF 11375.

Op 31 mei 2012 heeft verweerster rectificatie verzocht van de beschikking die op 30 mei 2012 tussen partijen is gewezen. In de beschikking is niet geoordeeld en beslist op het wèl uitdrukkelijk gedane beroep op de proceskostenregeling. De kantonrechter oordeelt in deze zaak dat een vergoeding van € 1000,- behoorlijk voorkomt en rectificeert daarmee de beschikking van 30 mei 2012.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 18 juli 2012, zaaknr. 40434/KG ZA 12-485 (Eiser c.s. tegen Nope is Dope B.V. c.s.)

Uitspraak én samenvatting ingezonden door Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen.

In de onderhavige zaak heeft één van de eisers enkele merken in licentie gegeven aan één van de gedaagden, op voorwaarde dat hij een aandeel zou verwerven van 33% in het aandelen pakket van de betrokken gedaagde. Het aandeel verwerft hij niet en verwerving na 3 jaar in het licht van de huidig zaak wordt in kort geding als onvoldoende spoedeisend geoordeeld. Eiser stelt dat later een van de andere gedaagden de merkrechten wegens een vervalste akte heeft doen overdragen. Dit komt niet voldoende vast te staan, omdat de originele akte nergens is te vinden en aan relevant grafologisch onderzoek niet kan worden toegekomen. De andere eiser is auteursrechthebbende op het logo dat in meerdere van de genoemde merken is opgenomen. Eiser heeft de met de merknaam overeenstemmende domeinnaam nopeisdope.com, die op naam stond van één van gedaagden, zonder titel overgedragen aan de andere eiser na bedreigingen. Eiser vordert om als bewindvoerder ex art 710 Rv bij de werkmaatschappij Nope Is Dope BV te worden aangesteld, maar dit wordt door de voorzieningenrechter afgewezen. De vordering in reconventie tot staking van het gebruik van de merken en handelsnaam Nope Is Dope en overdracht van het domein nopeisdope.com wordt toegewezen aan gedaagden.

De voorzieningenrechter beveelt eiser c.s inbreuk op de merkrechten en de handelsnaam te staken en gestaakt te houden, beveelt eiser c.s. de domeinnaam nopeisdope.com ter vrije beschikking van Nope Is Dope c.s. te stellen. De proceskosten worden gematigd en deels gecompenseerd.

Merkinbreuk
6.5.2 Gelet hierop is niet met de in kort geding vereiste mate van zekerheid vast te stellen aan wie de merkrechten toebehoren. Binnen dit kort geding, waarbinnen voor verdere bewijsvoering gen plaats is, in het kader van de belangenafweging terughoudendheid geboden met het treffen van voorlopige voorzieningen die vergaande negatieve consequenties kunnen hebben voor de bedrijfsvoering van partijen, waaronder het veroorzaken van blijvende schade. Dat het niet gebruik kunnen maken van de merkrechten A tot en met E voor NID c.s., meer in het bijzonder Nope is Dope B.V., ernstige schade met zich meebrengt is evident. Nope is Dope B.V. maakt sinds haar oprichting in september 2009 veelvuldig gebruik van haar (licentie)rechten op de merken A tot en met E bij het promoten van de door Nope is Dope B.V. georganiseerde (dans)evenementen en de verkoop van tickets ten behoeve van die evenementen. Hiermee heeft NID c.s. voldoende aannemelijk gemaakt een zwaarwegend beland te hebben bij de merkrechten A tot en met ter uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van Nope is Dope B.v.. Eiser c.s. heeft een redelijk, zwaarwegend belang bij de merkrechten op A tot en met onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt. Weliswaar heeft eiser ter zitting verklaard zo'n drie keer -met gebruik van zijn merkrechten- bedrijfsactiviteiten te hebben ontplooid, maar eiser c.s. heeft hier geen stukken van overlegd. Voorts kan in de geschetste situatie niet worden uitgesloten dat het door eiser c.s. gebruiken van voornoemde merkrechten voor het ontplooien van soortgelijke bedrijfsactiviteiten als Nope is Dope B.V. als onrechtmatig handelen van eiser c.s. jegens Nope is Dope B.V. gekwalificeerd moet worden. Daar komt bij dat de rechten van de licentienemer niet zonder omstandigheden zal de voorzieningenrechter zodanige voorzieningen treffen die er op neerkomen dat de bestaande situatie gehandhaafd wordt tot in de bodemprocedure hierover is beslist, dan wel partijen anderszins tot en vergelijk zijn gekomen. Het onder I primair in reconventie ten aanzien van de merkrechten A tot en met E zal daarom als na te melden worden toegewezen, onder afwijzing van het onder 3 in conventie gevorderde ten aanzien van de merken A, B, D en E. De meegevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. Nu noch NID c.s., noch eiser c.s. aannemelijk heeft gemaakt dat de andere partij inbreuk maakt op de merkrechten F en G, en ook overigens niet is voldaan aan de vereisten van artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE, zullen de vorderingen onder 3 in conventie en onder I primair in reconventie voor zover die zien op F en G worden afgewezen.

6.5.3 Gelet op het onder 6.5.2 overwogene zal de vordering onder 4 in conventie worden afgewezen omdat deze vordering ziet op logo's die tevens zijn aan te merken als beeldmerken en over deze beeldmerken is onder 6.5.2 reeds geoordeeld. De vraag of de -als productie 21 door eiser c.s. overgelegde- akte van overdracht auteursrechten d.d. 12 april 2006 tussen derde en eiser echt dan wel vervalst is kan mitsdien onbesproken blijven.

Handelsnaam
6.8 (...) Tussen partijen is niet in geschil dat Nope is Dope B.V. de handelsnaam Nope is Dope sinds haar oprichting op 2 september 2009 gebruikt voor haar bedrijfsactiviteiten en de website. Eiser heeft onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt dat hij onder de naam Nope is Dope deelneemt aan het economisch verkeer, waarbij materieel voordeel wordt beoogd en waarmee hij in min of meer blijvend verband naar buiten toe optreedt. Hiermee voldoet eiser c.s. niet aan artikel 1 van de Handelsnaamwet.

Domeinnaam
7.3 De voorzieningenrechter stelt (...) dat voorshands voldoende aannemelijk is dat Nope is Dope B.V. rechthebbende is op de domeinnaam nopeisdope.com. Tussen partijen is voorts niet in geschil dat Nope is Dope B.V. tot voor kort de domeinnaam nopeisdope.com in gebruik had en dat eiser c.s. deze domeinnaam, middels het wijzigen door eiser van de inloggegevens, zich heeft toegeëigend. Eiser c.s. heeft dit zelf ter zitting erkend. De voorzieningenrechter kwalificeert dit handelen als domeinkaping. Dat NID c.s., meer in het bijzonder Nope is Dope B.V., hierdoor grote schade kan lijden is evident. De weigering van eiser c.s. om de domeinnaam toegankelijk te maken en over te dragen aan NID c.s. maakt daarom naar voorlopig oordeel inbreuk op de rechten die NID c.s. op de website kan doen gelden. Hiermee ligt de vordering onder V in reconventie, voor zover die ziet op de domeinnaam nopeisdope.com, als na te melden voor toewijzing gereed, met dien verstande dat het onder V i)primair gevorderde, gezien de door de voorzieningenrechter op dat punt te betrachten terughoudendheid, niet wordt toegewezen. De onder V gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. De vordering onder IV in reconventie zal niet afzonderlijk worden toegewezen omdat NID c.s. de onder IV in reconventie gevorderde handelingen zelf in haar macht heeft op het moment dat de domeinnaam nopeisdope.com aan haar te vrije beschikking staat.

Op andere blogs:
DomJur (nummer 2012-873)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 2 juli 2012, KG ZA 12-383 (Koninklijke Talens B.V. tegen Jurgen V. hodn Talensshop.nl en Lijstenmakerij Veldhoven)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Wederverkoop, bona fide merkgebruik in domeinnaam. WIPO arbitrage toetsing gebruikt in de rechtspraak.

Feiten Talens is een in Nederland en daarbuiten bekende producent en aanbieder van verf- en tekenmaterialen. Talens-producten (onder de submerken Talens, Rembrandt, Van Gogh, Cobra, Amsterdam, Decorfin en ArtCreation) bestaan uit allerlei verschillende verf- en tekenmaterialen.

V. is lijstenmaker en biedt ophangsystemen aan, per 27 november 2011 is V. een fysieke en online winkel in schilder- en tekenmaterialen begonnen via de domeinnaam talensshop.nl (en ook Facebook en Twitter-account). Voorheen, vanaf in ieder geval 27 november 2011 tot en met eind februari 2012 gebruikte gedaagde ook op iedere pagina van zijn website Talensshop.nl het TALENS-logo. Op deze homepage is aan de onderzijde de disclaimer “Deze website is geen onderdeel van Royal Talens” opgenomen. Na sommatie daartoe wordt sinds maart 2012 op Talensshop.nl enkel het vrijwel complete assortiment van Talens-producten aangeboden, derhalve geen producten van andere leveranciers dan Talens.

Vordering Talens legt aan haar vorderingen ten grondslag dat een wederverkoper van bepaalde merkproducten het merk niet als kenmerkend en dominerend bestanddeel van zijn handelsnaam of als zijn dienstmerk mag gebruiken. Door dit wel te doen maakt de wederverkoper ander en verdergaand gebruik dan refererend gebruik van het merk.

Aan de hand van de toetsen uit de WIPO arbitrage inzake louislatour.nl wordt bona fide refererend merkgebruik door Jurgen V. vastgesteld. De vorderingen inzake merken- en handelsnaamrecht worden de vorderingen afgewezen.

In citaten:

Refererend merkgebruik
4.5. Dat V. in zijn handelsnaam en domeinnaam Talensshop.nl de merknaam Talens gebruikt maakt dat volgens V. niet anders. Uit de domeinnaam talensshop.nl blijkt dat de consument te maken heeft met een online winkel in Talens producten. Er is sprake van refererend merkgebruik dat geoorloofd is omdat V. rechtmatig echte producten van Talens aanbiedt.

WIPO louislatour.nl-toetsen
4.8. In louislatour.nl worden vereisten geformuleerd voor bona fide refererend merkgebruik.
Dat zijn in elk geval de volgende toetsen:
a. the respondent must actually be offering the goods or services at issue. See, e.g., World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Ringside Collectibles, WIPO Case No. D2000-1306 (respondent failed to show demonstrable preparations to use the domain name in connection with a bona fide offering);
b. the respondent must use the site to sell only the trademarked goods; otherwise, it could be using the trademark to bait Internet users and then switch them to other goods. Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc., WIPO Case No. D2000-1774 (use of Nikon-related domain names to sell Nikon and
competitive cameras not a legitimate use); Kanao v. J.W. Roberts Co., WIPO Case No. 0109 (CPR July 25, 2001) (bait and switch is not legitimate);
c. the site must accurately disclose the registrant's relationship with the trademark owner; it may not, for example, falsely suggest that it is the trademark owner, or that the website is the official site, if, in fact, it is only one of many sales agents. See, e.g., Houghton Mifflin Co. v. The Weatherman, Inc., WIPO Case No. D2001-0211 (no bona fide offering where website’s use of Complainant’s logo, and lack of any disclaimer, suggested that website was the official Curious George website); R.T. Quaife Engineering, Ltd. and Autotech Sport Tuning Corporation d/b/a Quaife America v. Bill Luton, WIPO Case No. D2000-1201 (no bona fide offering because domain name <quaifeusa.com> improperly suggested that the reflected site was the official U.S. website for Quaife, an English company; moreover, respondent’s deceptive communications with inquiring consumers supported a finding of no legitimate interest); Easy Heat, Inc. v. Shelter Products., WIPO Case No. D2001-0344 (no bona fide use when respondent suggested that it was the manufacturer of complainant’s products);
d. the respondent must not try to corner the market in all domain names, thus depriving the trademark owner of reflecting its own mark in a domain name. Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., WIPO Case No. D2000-1525 (“a single distributor is extremely unlikely to have a legitimate interest in precluding others from using numerous variants on a mark”).

4.9. (toets a) Dat V. een erkend wederverkoper is van Talensproducten wordt door Talens niet betwist. Op haar website talens.com verwijst Talens onder de knop winkelzoeker naar V. met de handelsnaam Lijstenmakerij Veldhoven. Talens betwist ook niet dat V. bij haar producten bestelt, die vervolgens door haar geleverd worden. Talens erkent dat V. inmiddels een van haar grotere afnemers is geworden. Voorshands oordeelt de voorzieningenrechter dat aan de toets sub a is voldaan.

4.10. (toets b) V. erkent dat hij via de online winkel talensshop.nl gedurende enige tijd ook spielatten heeft aangeboden als niet-Talensproduct ter aanvulling op het Talens assortiment. Na sommatie heeft hij dat aanbod gestaakt.

4.11. Naar voorlopig oordeel is het destijds aanbieden van spielatten niet aan te merken als aanbieden van concurrerende producten waar de toets sub b op doelt. Dit criterium heeft het oog op het gebruik van een merk, om producten van dat merk af te zetten, maar ook om als lokaas te dienen om consumenten waren aan te bieden die direct concurreren met die van de merkhouder. Nu Talens niet heeft gesteld dat haar assortiment ook spielatten omvat, kan het aanbieden daarvan niet als het aanbieden van een concurrerend product worden aangemerkt. Daarnaast is het niet mogelijk om vanaf de website talensshop.nl eenvoudig door te linken naar een subpage of andere site waar producten worden aangeboden die concurreren met het Talens assortiment. Naar voorlopig oordeel is dan ook aan de toets sub b voldaan.

4.12. (toets c) Talens heeft gesteld dat derden denken dat zij door te kopen bij Talensshop. nl rechtstreeks kopen bij Talens zelf. Talens wijst erop dat de combinatie van merk en aanduidingen als shop en store slechts worden gebruikt voor de officiële webshops van de merkhouder. Naar de kern betoogt Talens dat door het gebruik van het merk TALENS als onderdeel van de domeinnaam de herkomstfunctie van het merk wordt aangetast. Daarvan kan sprake zijn van wanneer het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk wordt gemaakt om te weten of de waren of diensten die worden aangeboden, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde6.

4.14 (...) Daarnaast wordt de gebruiker op verschillende plaatsen duidelijk gemaakt dat Talens niet de exploitant van de website is. Dit gebeurt via de disclaimer onderaan de homepage (2.14)7, de adresvermelding op onder meer de homepage (2.11), de vermeldingen onder de knop ‘over ons’ (2.10) en niet in het minst door de in het oog springende vermelding op de homepage dat talensshop.nl een dealer is van producten onder de Talensmerken (2.11). De voorzieningenrechter merkt op dat voorheen op die plaats op de homepage werd vermeld dat talensshop.nl de nr. 1 Talens dealer van Nederland is. De voorzieningenrechter zal in het midden laten of die vermelding misleidend is, maar is voorshands wel van oordeel dat ook hierdoor de gebruiker van de website duidelijk wordt gemaakt dat de exploitant een dealer is van Talensproducten en niet Talens zelf. Dit alles voert tot het voorlopig oordeel dat V. ook voldoet aan de toets sub c.

4.18. (toets d) Het criterium sub d beoogt te waarborgen dat ook voor de merkhouder zelf een plaats overblijft op het internet voor een dienst als een onlinewinkel onder een domeinnaam bestaande uit haar merk of een samenstelling die het merk omvat.

4.19. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de merkhouder Talens beschikt over de relevante domeinnamen talens.nl en talens.com die bestaan uit haar woordmerk TALENS met toevoeging van een extensie. Onder die domeinnamen kan zij zonder meer een eigen onlinewinkel beginnen. Zij kan dat ook doen als zelfstandige site of subsite, bijvoorbeeld onder de (sub)domeinnaam talensstore.xxx. Tegen die achtergrond heeft Talens onvoldoende aannemelijk gemaakt dat V. haar onvoldoende ruimte op het internet laat om een online winkel in haar eigen producten te beginnen.

Gebruik als handelsnaam
4.26. Naar voorlopig oordeel is van verwarring in de zin van artikel 5 Hnw geen sprake. De door V. genoemde argumenten snijden hout, daarnaast is in aanmerking te nemen hetgeen hierboven ten aanzien van de toets sub c besproken. Het gaat er immers om of de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende (internet)gebruiker zal begrijpen dat hij contact heeft met een winkel voor consumenten en niet de fabrikant

4.27. Naar voorlopig oordeel doet zich ook geen inbreuk ex artikel 5a Hnw voor omdat de in die bepaling bedoelde herkomstverwarring door Talens onvoldoende aannemelijk is gemaakt. Op de website worden immers enkel originele Talens producten aangeboden. Het publiek zal dan ook terecht denken dat de aangeboden producten van Talens afkomstig zijn. Naar de kern is hier opnieuw sprake van toelaatbaar refererend gebruik van een merk, in dit geval met het merk als onderdeel van een handelsnaam.

Gebruik als merk, inbreuk sub b of sub c. 4.29. Het voorlopig oordeel dat er sprake is van rechtmatig refererend gebruik van het merk Talens door V. , brengt mee dat er voorshands geen sprake van is dat V. het merk gebruikt ter aanprijzing van eigen waren of diensten. Van inbreuk sub b of sub c ex artikel 9 lid 1 GMVo respectievelijk 2.20 lid 1 BVIE is dan geen sprake.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Merkgebruik bij wederverkoop via webshops)

HR 29 juni 2012, LJN BW1259 (Eiser tegen Auto-Campingsport Deurne B.V.)

Als randvermelding. Over handelsnaamrecht. De vraag is of de tenuitvoerlegging van verbeurde dwangsommen op grond van art. 438 lid 2 Rv een wettelijk beletsel vormt voor tenuitvoerlegging van de dwangsom op grond van art. 611g lid 2 Rv. De Hoge Raad verwerpt het beroep en veroordeelt eiser in het vergoeden van de proceskosten.

3.3.1 Het middel betoogt dat het hof heeft miskend dat een vonnis waarbij de voorzieningenrechter op de voet van art. 438 lid 2 de tenuitvoerlegging van de dwangsom schorst niet een wettelijk beletsel in de zin van art. 611g lid 2 oplevert. Art. 438 lid 2 bepaalt immers slechts dat de voorzieningenrechter desgevorderd de executie kan schorsen. Anders dan de wettelijke beletselen zoals die zijn vermeld in de Gemeenschappelijke memorie van toelichting van de Beneluxovereenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom, en in lijn met het gesloten stelsel van verlengingsgronden zoals dat geldt voor art. 3:321 BW, vloeit de schorsing van de mogelijkheid tot executie van de dwangsommen niet rechtstreeks voort uit art. 438 Rv., maar uit het vonnis van de voorzieningenrechter, aldus het middel.

3.3.2 Het middel is tevergeefs voorgesteld. Nu in art. 438 Rv. aan de voorzieningenrechter de bevoegdheid is gegeven "desgevorderd de executie [te] schorsen voor een bepaalde tijd of totdat op het geschil zal zijn beslist", vormt een uit hoofde van die bevoegdheid uitgesproken schorsing van de tenuitvoerlegging van dwangsommen een wettelijk beletsel in de zin van art. 611g lid 2.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 juni 2012, LJN BW9905 (Maximus Security B.V. tegen Maximum Security B.V.)

Zie ook IEF 9075.

Handelsnaamrecht. Niet nakomen van co-existentieovereenkomst.

Maximum en Maximus exploiteren beiden een beveiligingsbedrijf. Er is een geschil ontstaan over de door hen gevoerde handelsnaam, waarbij zij in 2009 een co-existentieovereenkomst hebben gesloten. Daarin wordt afgesproken dat Maximum door Maximus zal worden ingehuurd (daar waar nodig) waarbij het gaat om werk waarbij Maximus opdrachtnemer is. Omdat Maximus deze afspraak niet nakomt, onbindt Maximum in 2010 de overeenkomst.

Het hof stelt vast dat in de overeenkomst niet letterlijk staat dat  Maximum een exclusieve positie inneemt met betrekking tot het inhuren van personeel. Er is geen afdwingbare verplichting in de overeenkomst opgenomen. De toezegging van Maximus kan niet als volledig vrijblijvend worden aangemerkt.

Het hof vernietigt het tussenvonnis en verwijst de zaak naar de rechtbank 's-Hertogenbosch teneinde deze verder te behandelen. In principale en incidenteel appel veroordeelt het hof Maximum tot het vergoeden van de proceskosten.

4.5.3.Het hof stelt voorop dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat de uitleg van de tussen partijen gesloten overeenkomst moet plaatsvinden aan de hand van de Haviltex-maatstaf. Het gaat in dit geval om een commerciële overeenkomst tussen twee gelijkwaardige professionele partijen, waarbij zij beiden zijn bijgestaan door advocaten. Dat brengt mee dat in beginsel veel betekenis toekomt aan de taalkundige uitleg van de overeenkomst. Er bestaat slechts aanleiding daarvan af te wijken indien in de omstandigheden van het geval een andere betekenis aan de bewoordingen van het contract moet worden gegeven (vergelijk HR 29-06-2007, LJN BA4909).

4.5.11.De slotsom is dat het hof de overeenkomst van 6 april 2009 zo uitlegt, dat partijen niet zijn overeengekomen dat Maximus Maximum steeds als eerste diende in te huren en dat wel tussen hen is afgesproken dat Maximus de bedoeling had Maximum zodanig vaak in te huren dat Maximum daaruit een substantiële omzet zou behalen. Omtrent de grootte van die omzet zijn tussen hen geen afspraken gemaakt. De toezegging van Maximus kan echter niet als volledig vrijblijvend worden aangemerkt.