Rechtspraak  

Vzr. Rechtbank Overijssel 8 juli 2014, IEF 14285 (Masol)
Handelsnaamrecht. Contractenrecht. Bevoegdheid. Partijen produceren en verkopen zonweringssystemen. Eiseres koopt o.a. IE-rechten en gedaagden moeten meewerken aan de overdracht hiervan; er zijn geen verplichtingen opgenomen om zich te onthouden van inbreuken op dezelfde rechten. De redelijkheid en billijkheid maken geen onderdeel uit van de koopovereenkomst. Dergelijke verplichtingen laten zich niet in de overeenkomst ‘inlezen’. Inbreuk op deze rechten kwalificeert dus niet als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de koopovereenkomst. De rechter verklaart zich echter ook onbevoegd ex 5 EEX omdat de plaats waar het schadebrengende feit zich voordoet de Duitstalige markt is.

4.6.2. Op grond van de koopovereenkomst rustte op [A en B] en MSV de verplichting tot (meewerken aan) overdracht c.q. levering van de “IE-rechten”, waaronder de handelsnamen, de merkenrechten en de patenten. Volgens [eiseres] eigen stellingen heeft levering ook daadwerkelijk plaatsgevonden.
In de overeenkomst zijn geen nadere specifieke verplichtingen opgenomen op grond waarvan [A en B] en MSV zich dienen te onthouden van inbreuken op deze rechten. Daarvoor was ook geen noodzaak omdat inbreuken hierop volgens het reguliere merken-, handelsnaam- en octrooirecht onrechtmatig zijn en [eiseres] op grond daarvan handhaving van haar rechten kan nastreven. Door [eiseres] is niet betoogd dat dergelijke verplichtingen op grond van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Evenmin laten dergelijke verplichtingen zich, naar het voorshandse oordeel van de voorzieningenrechter, in de koopovereenkomst ‘inlezen’, reeds omdat niet aannemelijk is dat [A en B] en MSV op een dergelijke uitleg verdacht behoeften te zijn. Een inbreuk op deze rechten kwalificeert dus niet als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de koopovereenkomst.

Hof Arnhem-Leeuwarden 9 september 2014, IEF 14258 (ECEM tegen Stichting ECEMed)
Uitspraak ingezonden door Maarten Russchen, Russchen advocatuur. Handelsnaamrecht. Het Hof bekrachtigt het vonnis [IEF 12817] waarin de voorzieningenrechter oordeelt dat handelsnamen zodanig verschillend zijn dat er geen verwarring te duchten is. ECEM kan de handelsnaam ECEMed niet verbieden op grond van 5 en/of 5 a Hnw en in de grieven zijn geen wezenlijk andere stellingen aangevoerd dan in eerste aanleg. De diensten van ECEMed zijn ook niet complementair aan de goederen. Zelfs indien er overlap is met klanten, dan is dat een relevant, deskundig en gespecialiseerd publiek. Dat ECEMed een andere, mindere gelijkende handelsnaam had kunnen kiezen is niet relevant.

Hof 's-Hertogenbosch 25 september 2014, IEF 14246 (LMR advocaten tegen LR Advocaten)
Handelsnaam. Proceskosten compensatie (237 en 1019h Rv. Het hanteren van afkorting LMR advocaten als tweede handelsnaam is mogelijk en ligt bij lange bedrijfsaanduidingen vaak ook voor de hand. Wanneer de domeinnaamhouder de domeinnaam of een relevante deel ook gaat gebruiken als aanduiding voor zijn bedrijfsactiviteiten, dan verschiet de domeinnaam van kleur en wordt tevens een handelsnaam (vergelijk IEF 3344). Dat ook een andere handelsnaam wordt gebezigd, welke mogelijk zelfs dominanter wordt gebruikt, staat aan het nevengebruik van LMR Advocaten als handelsnaam niet in de weg. Naar zijn aard is sponsoring van de hockeyclub onder de aanduiding LMR Advocaten duurzaam en kan bij thuiswedstrijden periodiek door publiek zijn waargenomen. Verhouding artikel 237 Rv en artikel 1019h Rv. Compensatie kosten beide instanties.

3.2. Het hof oordeelt als volgt. De handelsnaam als bedoeld in de Handelsnaamwet (Hnw) is de naam waaronder de onderneming zich ter identificatie bij het publiek aandient, o.m. via reclames, visitekaartjes, briefpapier, nieuwsbrieven en andere uitingen. Buiten discussie in de onderhavige procedure is dat [Advocaten 1] Advocaten als handelsnaam werd gebruikt in de relevante periode. Voor de vraag of daarnaast ook LMR Advocaten als handelsnaam is gebezigd voor de onderneming als gedreven door [Advocaten 1] Advocaten in de relevante periode geldt dat een zekere duurzaamheid van dat gebruik vereist is. Het gebruik van de aanduiding LMR Advocaten moet wel in voldoende mate doorgedrongen zijn tot het publiek, in dit geval in ieder geval tot personen in [vestigingsplaats] en de omgeving van [vestigingsplaats]. Voor een dergelijk ‘doordringen’ kan het gebruik door derden van de gebezigde aanduiding in correspondentie met de gebruiker een aanwijzing vormen. Het één of enkele malen gebruiken van een bepaalde naam of aanduiding zal veelal onvoldoende zijn. Het hanteren van een afkorting als (tweede) handelsnaam is zonder meer mogelijk en ligt - zoals de ervaring leert - bij lange bedrijfsaanduidingen (in de advocatuur of na fusie van bedrijven) vaak ook voor de hand.

3.3. In de onderhavige kwestie staat vast dat LMR Advocaten in 2003 als (relevant onderdeel van een) domeinnaam is geregistreerd. Tussen partijen is in confesso dat enkel het voeren van een domeinnaam niet aan te merken is als het voeren van een handelsnaam. Een domeinnaam als zodanig is in feite uitsluitend een adres van de domeinnaamhouder.

Wanneer evenwel de domeinnaamhouder de domeinnaam, dan wel het relevante deel ervan (dus zonder extensie als ‘.nl’ of ‘.com’) ook gaat gebruiken als aanduiding voor zijn bedrijfsactiviteiten (of deel ervan), dan verschiet de domeinnaam van kleur en wordt tevens een handelsnaam (vergelijk Hof Amsterdam 19 oktober 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ6080). Van een dergelijk gebruik is sprake indien in communicatie richting het publiek, waaronder de (potentiële) klanten de aanduiding ook wordt gebruikt, bijvoorbeeld in een disclaimer die onder alle e-mails verschijnt als door advocaten of ander personeel namens [Advocaten 1] Advocaten verstuurd. Hetzelfde geldt voor gebruik van de aanduiding LMR Advocaten op een website waar (potentiële) klanten informatie kunnen inwinnen over het kantoor of nieuwsbrieven kunnen raadplegen. Het feit dat ook een andere handelsnaam wordt gebezigd, welke mogelijk zelfs dominanter wordt gebruikt, staat aan het nevengebruik van LMR Advocaten als handelsnaam naar het oordeel van het hof niet in de weg. Dit nevengebruik blijkt uit de gebezigde visitekaartjes (productie 29 bij onderdeel A van het beroepsschrift): op de voorzijde staat de (toen) primaire handelsnaam en op de achterzijde de tweede handelsnaam.
Ook de onbetwist gestelde sponsering van de hockeyclub MHC [MHC] in de periode 2003-2008 onder de aanduiding LMR Advocaten, althans de domeinnaam met als relevant onderdeel LMR Advocaten, draagt bij aan de aannemelijkheid van het ook gebruiken van LMR Advocaten als handelsnaam, naast [Advocaten 1] Advocaten. Naar zijn aard is een dergelijke sponsoring duurzaam en kan in ieder geval – naar de ervaring leert – bij thuiswedstrijden periodiek door publiek in [vestigingsplaats] zijn waargenomen.
Tenslotte blijkt ook voldoende van het gebruik door sommige derden van de aanduiding LMR Advocaten in hun correspondentie met LMR Advocaten, hetgeen bijdraagt aan de aannemelijkheid van het doordringen van de tweede handelsnaam tot de buitenwacht.

 

3.4. Het totaalbeeld is dan ook – zij het dat sommige voorbeelden als door LMR Advocaten aangehaald als zodanig inderdaad incidenteel lijken – dat in ieder geval in voldoende mate aannemelijk is dat vóór 2010 door [Advocaten 1] Advocaten de aanduiding LMR Advocaten als handelsnaam is gebruikt.

3.8. Uit de door LMR Advocaten zelf in het geding gebrachte documentatie blijkt dat www.[domeinnaam 1].nl alleen nog wordt gebruikt om gebruikers van zoekmachines via een tussenscherm te leiden naar haar website onder de naam ‘www.[domeinnaam 2]’. Hierbij kan de bezoeker/gebruiker na het bereiken van het tussenscherm zelf bepalen of hij doorklikt, nadat hij of zij zich ervan vergewist heeft daadwerkelijk op zoek te zijn naar [Advocaten 2] Advocaten. Als hij of zij op zoek is naar LMR Advocaten zal hij of zij dus niet doorklikken. Het hof is van oordeel dat de door [Advocaten 2] gekozen oplossing meer recht doet aan de positie van LMR Advocaten dan door het automatisch doorgeleiden als door LMR Advocaten zelf bepleit: in het laatste geval lijkt veeleer wel een gebruik van ‘lradvocaten’ als door LMR Advocaten gewraakt aan de orde. In ieder geval acht het hof geen gebruik als handelsnaam (meer) aan de orde doch slechts gebruik als een (oud) adres, waarbij de gebruiker de mogelijkheid wordt geboden voordat de (nieuwe) website van [Advocaten 2] daadwerkelijk wordt bereikt, af te haken. Van kleurverschieten van die domeinnaam tot handelsnaam (als bedoeld in onderdeel 3.3.) is in ieder geval geen sprake (meer). Hetzelfde geldt voor het (mogelijke) gebruik van de oude emailadressen (met daarin de aanduiding ‘lradvocaten’) van [Advocaten 2] door klanten of derden die nog vóór de aanpassing over deze adressen beschikking hebben gekregen: door het nog bereikbaar zijn via die adressen is als zodanig van een gebruik als handelsnaam geen sprake.
Het door [Advocaten 2] ter zitting gedane voorstel om ten aanzien van het gehanteerde tussenscherm ook een (extra) link op te nemen naar LMR advocaten, behoeft verder geen bespreking meer.

3.10.3. Hierbij overweegt het hof dat artikel 1019h Rv niet beoogt af te wijken van de regel van artikel 237 Rv - inhoudende dat bij over en weer op enkele punten in het ongelijk gesteld worden van partijen kostencompensatie mogelijk is - maar slechts heeft beoogd te regelen dat als een kostenveroordeling zich ten gunste van de (overwegend) in het gelijk gestelde aandient, alsdan een ruime proceskostenveroordeling dient te volgen.

Rechtbank Midden-Nederland 17 september 2014, IEF 14223 (Dierenartsen)
Dierenartspraktijken. Ondanks het gegeven dat de aard, de vestigingsplaats en het werkgebied van de ondernemingen van partijen gelijk zijn, is verwarringsgevaar niet aannemelijk, omdat er sprake is van lokale clientèle die reeds langere tijd aan dezelfde dierenarts verbonden is en dat de topografische aanduiding duidelijk verwijst naar een plaats. Het relevante publiek zal de met een topografische aanduiding het verschil opmerken.

4.3. De kern van het geschil betreft de vraag of de door [gedaagde] gebruikte handelsnaam ‘[naam]’ en domeinnaam [website] zodanig op de door [eiser] rechtmatig gevoerde oudere handelsnaam ‘[naam]’ (en domeinnaam [website]) lijken dat door dat gebruik gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen van partijen te vrezen is bij het relevante publiek. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag voorshands ontkennend. Zij overweegt daartoe als volgt.

4.5. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wijkt de door [gedaagde] gevoerde handelsnaam ‘[naam]’ in voldoende mate af van de handelsnaam ‘[naam]’. Gelet op het zeer beschrijvende karakter van de door [eiser] gehanteerde handelsnaam is een gering verschil immers voldoende. Daarbij betreft het element ‘[plaats]’ op zichzelf ook een topografische aanduiding, die in dit geval duidelijk verwijst naar de plaats/gemeente waarin de dierenartspraktijk van [gedaagde] gelegen is. De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat het relevante publiek gelet op hun bekendheid met deze topografische aanduidingen/plaatsnamen het verschil in de door partijen gevoerde handelsnamen zal opmerken. Dit geldt temeer nu onweersproken is komen vast te staan dat de dierenartspraktijken zich ieder aan een andere zijde van [plaats] bevinden en er voornamelijk sprake is van lokale clientèle, die (reeds) langere tijd aan dezelfde dierenarts(praktijk) verbonden is. Onder deze omstandigheden acht de voorzieningenrechter het, ondanks het gegeven dat de aard, de vestigingsplaats en het werkgebied van de ondernemingen van partijen gelijk zijn, niet aannemelijk dat direct dan wel indirect verwarringsgevaar te duchten is.

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 19 juni 2014, IEF 14220 (tegeladvies.nl)
Eiser exploiteert sinds 2004 een groothandel in tegels en sanitair (installatie)materiaal. Gedaagde is startend ondernemer, verkoopt tegels en geeft advies (tegeladvies.nl) en zit 73,9 km afstand van eiser. Het gemeenschappelijk bestanddeel geeft aan dat bedrijven "advies" geven over tegels, er is daarom slechts een geringe beschermingswaarde. Rechter: "Simpel gezegd: partijen heten verschillend, ze zitten ver uit elkaar en ze doen deels andere dingen."

4.9. [eiseres] kan het gebruik van het woord “[naam]” niet monopoliseren, zodat het [gedaagde] in beginsel vrij staat om dat woord ook in zijn handelsnaam te voeren, mits daardoor geen gevaar voor verwarring te duchten is bij het publiek. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zal van gevaar voor verwarring nauwelijks sprake zijn. [eiseres] richt zich nagenoeg uitsluitend op de professionele markt in heel Nederland en haar “core-business” is in eerste instantie niet gericht op het leveren van tegels aan particulieren, terwijl [gedaagde] zich juist voornamelijk wil gaan richten op deze laatste doelgroep en dan met name in de omgeving van [woonplaats]. Voorzover het publiek van [gedaagde] ook uit professionele partijen zal gaan bestaan ([gedaagde] heeft inmiddels een agentuur van een Italiaanse producent Durstone) mag worden verondersteld dat zij minder snel in verwarring zullen raken en beter in staat zijn de ondernemingen te onderscheiden dan een niet-professioneel particulier publiek. Bij dit alles komt dat de onderneming van [eiseres] in Zaltbommel is gevestigd en een kleine 75 km is verwijderd van de showroom van [gedaagde] te [woonplaats]. Simpel gezegd: partijen heten verschillend, ze zitten ver uit elkaar en ze doen deels andere dingen.

4.10. Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat onvoldoende aannemelijk is dat door het gebruik van de handelsnaam “[naam]” gevaar voor verwarring is te duchten in de zin van artikel 5 Hnw. Daarmee is tevens onvoldoende aannemelijk dat [gedaagde] in strijd heeft gehandeld met het in dat artikel neergelegde verbod.

4.11. Dat het voeren van de handelsnaam “[naam]” door [gedaagde] desondanks jegens [eiseres] als een onrechtmatige daad moet worden aangemerkt is evenmin onvoldoende aannemelijk geworden. [eiseres] heeft in dat kader, anders dan het uiten van haar vermoeden dat [gedaagde] met zijn handelsnaam heeft willen meeliften op de goede naam van [eiseres], ook onvoldoende gesteld. Het onder I. gevorderde zal daarom worden afgewezen.

Op andere blogs:
Abcor

Rechtbank Noord-Nederland 27 augustus 2014, IEF 14157 (Technical Support Oosterhout tegen TSO Techniek)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Misbruik van recht. Technical Support Oosterhout is houder van het woordmerk TSO. De zustervennootschap TSO Noord heeft in 2010 haar activa overgedragen aan TSO Techniek, waartoe onder meer de handelsnamen, (beeld)merken, websites en domeinnamen van TSO Noord behoorden. De vorderingen van Technical Support Oosterhout om iedere inbreuk op de handelsnaamrechten en auteursrechten te staken worden afgewezen. De rechtbank is bovendien van oordeel dat TSO Techniek misbruik van recht maakt door een verbod op het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Ooosterhout te vorderen.

4.12. Gesteld noch gebleken is dat tussen Technical Support Oosterhout en TSO Noord is overeengekomen dat de licentie niet, in verbinding met de door TSO Noord gedreven onderneming, overdraagbaar zou zijn. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat sprake is geweest van een rechtsgeldige overdracht van de licentie door TSO Noord aan TSO Techniek. TSO Techniek heeft onbetwist gesteld dat het intrekken van deze licentie zeer nadelige financiële gevolgen voor haar heeft, omdat dit haar noopt tot een naamswijziging met alle kosten van dien en het de investeringen die zij heeft gedaan waardeloos maakt. De rechtbank begrijpt uit de stellingen van Technical Support Oosterhout dat zij daar tegenover stelt dat zij belang heeft bij intrekking van de licentie, omdat er gevaar voor verwarring bestaat tussen haar handelsnamen en domeinnamen en de handelsnaam, domeinnaam en het beeldmerk van TSO Techniek, welk gevaar zich volgens haar ook reeds heeft verwezenlijkt. De rechtbank is van oordeel dat gesteld noch gebleken is dat en waarom dit gestelde gevaar thans groter is dan toen TSO Noord na de aandelenverkoop de handelsnaam TSO en het beeldmerk TSO gebruikte. Waar Technical Support Oosterhout destijds in het gestelde verwarringsgevaar geen aanleiding heeft gezien de licentie in te trekken, valt niet in te zien waarom dit gestelde gevaar thans zo zwaar zou moeten wegen dat het afgewogen tegen het belang van TSO Techniek de intrekking van de licentie in redelijkheid rechtvaardigt. De rechtbank is dan ook van oordeel dat Technical Support Oosterhout, gezien de onevenredigheid tussen haar belang bij intrekking van de licentie en het belang van TSO Techniek dat daardoor wordt geschaad, in redelijkheid niet tot intrekking van de licentie heeft kunnen komen.

4.13. Slotsom is dat Technical Support Oosterhout in het kader van de onderhavige procedure TSO Techniek niet kan tegenwerpen dat zij zonder toestemming gebruik maakt van haar handelsnaam TSO. Hieruit volgt dat vordering sub I dient te worden afgewezen. De daarop voortbordurende vorderingen sub III en IV tot het overdragen van de domeinnaam en het beeldmerk treffen hetzelfde lot.

4.24. TSO Techniek heeft ter comparitie verklaard dat zij geen last heeft van Technical Support Oosterhout, waaruit de rechtbank afleidt dat zij geen last ondervindt van het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout. Dit oordeel vindt steun in het feit dat niet gebleken is dat zij zich in de periode tussen december 2010, het moment waarop zij als rechthebbende op het merk in het Benelux Merkenregister werd ingeschreven, en haar brief van 12 februari 2014 heeft verzet tegen het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout. Naar het oordeel van de rechtbank heeft TSO Techniek mede gelet hierop onvoldoende onderbouwd gesteld waarom zij thans belang heeft bij uitoefening van haar recht om het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout te verbieden. Haar stelling dat de manier waarop Technical Support Oosterhout tekeer gaat en in rechte vordert dat het beeldmerk TSO wordt overgedragen haar heeft doen besluiten een verbod te vorderen, doet vermoeden dat de vordering enkel is ingesteld, omdat Technical Support Oosterhout haar heeft gedagvaard. De rechtbank acht dit "belang" in geen verhouding staan tot het belang van Technical Support Oosterhout bij voortzetting van het gebruik van het beeldmerk TSO. De rechtbank is daarom van oordeel dat TSO Techniek misbruik maakt van recht door thans een verbod op het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout te vorderen. Hierop stuit deze vordering af.

4.27. TSO Techniek heeft zich in haar verweer tegen de vorderingen in conventie op het standpunt gesteld dat haar gebruik van het beeldmerk TSO niet het gevaar oplevert dat het relevante publiek de handelsnaam TSO van Technical Support Oosterhout zal verwarren met dit beeldmerk. Het is volgens haar eerder het gebruik van hetzelfde beeldmerk dat gevaar voor verwarring zou kunnen opleveren dan enkel het gebruik van het naamsbestanddeel TSO. Gezien dit standpunt gaat de rechtbank ervan uit dat, nu het woordmerk TSO van Technical Support Oosterhout gelijk is aan haar handelsnaam en enkel bestaat uit het naamsbestanddeel TSO, er ook in de visie van TSO Techniek geen sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE tussen het woordmerk TSO van Technical Support Oosterhout en het beeldmerk TSO van TSO Techniek. Reeds hierop strandt de vordering van TSO Techniek.

Hof Den Haag 22 juli 2014, IEF 14059 (Recticel tegen Swiss Sense)
Uitspraak ingezonden door Gert Jan van de Kamp, Park Legal en Luuk Jonker, Holla Advocaten. Merkenrecht. Zie eerder IEF 11749. Recticel is een Zwitserse onderneming die zich toelegt op de productie en verkoop van onder meer bedden en matrassen onder het merk SWISSFLEX en is houdster van een aantal merkregistraties. Swiss Sense is werkzaam op hetzelfde gebied en is houdster van een aantal Benelux-woord/beeldmerken. In vrijwel al deze merken komt het teken SWISS SENSE voor. De rechtbank heeft in eerste aanleg een aantal merkinschrijvingen van Swiss Sense nietig verklaard, omdat deze het Zwitserse staatsembleem bevatten. Recticel vordert terecht dat Swiss Sense inbreuk maakt op haar merkrechten. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en verbiedt in het bijzonder gebruik van 'Swiss Sense' als handelsnaam, domeinnaam of als merk en van 'Sense' als merk.

Woordmerk SWISSFLEX versus woordmerk SWISS SENSE
21. Het hof stelt voorop dat het element SWISS het onderscheidende en dominante bestanddeel is van het merk SWISSFLEX en van het teken SWISS SENSE. SWISS springt in het oog, nu dit, zoals Recticel c.s. terecht heeft opgemerkt, geen voor de hand liggende aanduiding is in relatie tot de betrokken waren en diensten, terwijl de beide andere elementen (FLEX respectievelijk SENSE) in dit verband weinig zeggingskracht hebben. Daar komt bij dat het element SWISS zowel in merk als in teken het eerste deel van het merk is, en dat moet worden aangenomen dat het (ook daarom) meer aandacht krijgt bij het relevante publiek (de gemiddelde consument met een, gelet op de prijs van de betrokken waren, verhoogd aandachtniveau) dan het daaropvolgende element FLEX respectievelijk SENSE. Het bewijsaanbod van Swiss Sense in de memorie van antwoord onder 152, is naar het oordeel van het hof niet voldoende concreet; het is bovendien geen aanbod tot getuigenbewijs, terwijl bewijsstukken door Swiss Sense eigener beweging in het geding hadden moeten worden gebracht.

22. (…) In visueel opzicht stemmen merk en teken in behoorlijke mate overeen, omdat het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS in merk en teken identiek is, en omdat dat element wordt gevolgd door een woord van vier of vijf letters met een duidelijke aanwezigheid van de letter E. Weliswaar verschilt het woordbeeld enigszins doordat SWISSFLEX aan elkaar geschreven wordt terwijl SWISS SENSE uit twee losse woorden bestaat, maar dat legt naar het oordeel van het hof onvoldoende gewicht in de schaal. Datzelfde geldt ook voor zover de twee bestanddelen van het teken SWISS SENSE in de praktijk worden geschreven met een hoofdletter.
In auditief opzicht stemmen merk en teken in aanzienlijke mate overeen. Het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS in merk en teken is identiek, terwijl de toevoegingen FLEX en SENSE worden gekenmerkt door de harde è-klank alsmede door de s-klank aan het eind. Dat de klemtoon, naar Swiss Sense stelt, verschillend wordt gelegd, maakt dit – voor zover dit al het geval zou zijn – niet anders. Datzelfde geldt voor de alliteratie in SWISS SENSE.
In begripsmatig opzicht stemmen merk en teken in zekere mate overeen. Het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS communiceert, zowel in merk als teken, immers een (positieve) associatie met Zwitserland (vgl. GEA 15 december 2011, zaak T-377/09, ECLI:EU:T:2011:753 (‘PASSIONATELY SWISS’)).

23. Wat betreft de (soort)gelijkheid van de betrokken waren en diensten overweegt het hof als volgt. Het merk SWISSFLEX van Recticel c.s. is ingeschreven voor, kort gezegd, slaapkamermeubilair, bedden, bedonderdelen, matrassen en kussens (productie 4 Recticel c.s.). Swiss Sense gebruikt het teken SWISS SENSE voor bedden (met name boxsprings), slaapkamermeubilair, slaapkamerartikelen en producten welke met de inrichting van slaapkamers te maken hebben (vgl. overweging 2.3 van het bestreden vonnis). Naar het oordeel van het hof is daarmee sprake van dezelfde, althans in verregaande mate soortgelijke waren en/of diensten. Het hof verwerpt daarmee ook het betoog van Swiss Sense dat de retaildiensten (de verkoop van voornoemde waren) waarvoor zij het teken Swiss Sense gebruikt, niet soortgelijk kunnen zijn aan de waren waarvoor Recticel c.s. haar merk heeft geregistreerd. Anders dan Swiss Sense lijkt te betogen (memorie van antwoord onder 135-138), is het immers mogelijk dat waren soortgelijk zijn aan diensten en andersom.

Woordmerk SWISSFLEX versus woord/beeldmerken SWISS SENSE met SWISS SENSE als dominant bestanddeel
26. Naar het oordeel van het hof stemmen dit merk en voormelde tekens overeen; het hof verwijst naar hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE. Ook in de in rechtsoverweging 25 genoemde tekens is SWISS het onderscheidende en dominante bestanddeel. Daarbij geldt evenwel het volgende. In visueel opzicht is sprake van minder overeenstemming dan ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE, maar dat neemt niet weg dat er wel enige overeenstemming is. De totaalindruk in aanmerking nemend, is het woordcombinatie SWISS SENSE in de desbetreffende tekens naar het oordeel van het hof visueel dominant, terwijl de toevoegingen LIFE of SAFE respectievelijk de (zeer) klein afgebeelde onderschriften en het beeldelement naast die dominante woordcombinatie weinig zeggingskracht hebben gelet op hun algemene beschrijvende karakter, terwijl de onderschriften bovendien zo klein zijn afgebeeld dat zij nauwelijks opvallen. In auditief opzicht geldt ook dat de toevoegingen (onderschriften, LIFE of SAFE) niet afdoen aan de omstandigheid dat het element SWISS SENSE in de desbetreffende tekens auditief dominant is. In begripsmatig opzicht doen genoemde toevoegingen niet af aan de overeenstemming die hiervoor is aangenomen ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE. Het gaat immers om beschrijvende onderschriften (‘boxsprings en matrassen’, ‘slapen met een goed gevoel’) en/of om elementen met weinig zeggingskracht (LIFE of SAFE).

Woord/beeldmerk SWISSFLEX versus handelsnaam Swiss Sense en domeinnaam swisssense
31. (…) Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen in rechtsoverweging 19 e.v., kan Recticel c.s. zich op grond van art. 9 lid 1 sub b GMV verzetten tegen dergelijk gebruik door Swiss Sense van de aanduiding ‘Swiss Sense’. Dat geldt naar het oordeel van het hof ook voor de aanduiding ‘Swiss Sense’ in het onderschrift ‘by Swiss Sense’ in de tekens genoemd in overweging 2.4 onder f, h, m, n, p, s, t, u, v, w, x, en y van het bestreden vonnis, waarin naast een dominant woordelement (bijvoorbeeld DESIGN, COLOR, POCKET of SAFE) in het onderschrift in kleine letters Swiss Sense als handelsnaam wordt gebruikt, althans door het publiek als zodanig zal worden opgevat (‘by Swiss Sense’).

Woordmerk SENSUS versus SENSE
40. Op grond van het voorgaande, alsmede in aanmerking nemende dat het merk SENSUS een redelijk onderscheidend vermogen heeft en de verregaande mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten, komt het hof tot de conclusie dat het merk SENSUS en het teken SENSE in visueel, begripsmatig en auditief opzicht zodanig overeenstemmen dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek (als eerder omschreven) als bedoeld in art. 9 lid 1 sub b GMV. Grief 12 slaagt dus. In zoverre is vordering (2) dus toewijsbaar.

Lees de uitspraak:
IEF 14059 (link/ pdf)

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 16 juli 2014, IEF 14041 (Internetnotarissen tegen Intervivos)
Uitspraak ingezonden door Steffen Hagen, CMS. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Onrechtmatige daad. Internetnotarissen biedt online notariële diensten aan, onder meer via de website www.verklaringvanerfrecht.nl. Intervivos doet dat ook via de websites www.verklaring-erfrecht.nl en www.verklaringvanerfrechtservice.nl. De voorzieningenrechter oordeelt dat aan Internetnotarissen slechts een zeer geringe handelsnaamrechtelijke bescherming toekomt. Intervivos is gerechtigd ook dergelijke beschrijvende termen te voeren en de door haar gehanteerde (handels)namen wijken bovendien voldoende af. Er is geen sprake van vermeend onrechtmatig aanhaken.

4.6. (...) Hoewel vaststaat dat de aard en het werkgebied van de ondernemingen van partijen gelijk is en zij zich richten op hetzelfde publiek, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat van een dergelijk verwarringsgevaar geen sprake is. Intervivos heeft de handelsnaam van Internetnotarissen niet in zijn totaliteit overgenomen, maar slechts de beschrijvende elementen "verklaring", "erfrecht" en ".nl". Daartoe was Intervivos gezien het hiervoor in 4.5 overwogene gerechtigd. Door het plaatsen van een koppelteken tussen "verklaring" en "erfrecht", dan wel de toevoeging "service", wijken de handelsnamen van Intervivos voldoende af van de handelsnaam van Internetnotarissen. Bij grotendeels beschrijvende handelsnamen als die van Internetnotarissen is een gering verschil immers voldoende.(...)

4.9. Onderscheidingstekens die geen handelsnamen zijn kunnen op de voet van artikel 6:162 BW aanvullende bescherming vinden tegen - onder meer - het gebruik van sterk gelijkende aanduidingen. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over het beschrijvende karakter van de algemeen gebruikte aanduiding "verklaring van erfrecht" is het onderscheidend vermogen daarvan dermate zwak dat het gebruik van de (domein)namen Verklaring-erfrecht.nl, Verklaringvanerfrechtservice.nl en Verklaring van Erfrecht Service als onderscheidingstekens door Intervivos naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet onrechtmatig is.

Hof Arnhem-Leeuwarden 8 juli 2014, IEF 14027 (FysioSupplies tegen eiser)
Uitspraak ingezonden door Diederik Donk en Heleen Maatjes, The Legal Group.  Handelsnaamrecht. Het hof veroordeelde eiser tot het staken van handelsnaam Fysiosupplies, maar het dictum strekte niet zover dat eiser actief recherche dient te plegen, staking van executie werd bevolen [IEF 12682]. Het Hof vernietigt later het vonnis [IEF 13786]. Het beschrijvend karakter van het woord fysiosupplies sluit handelsnaambescherming niet uit, maar beperkt de beschermingsomvang. Als gevolg van de vernietiging van het vonnis, vervalt de titel voor de invordering van de dwangsommen met terugwerkende kracht. Het beroep wordt verworpen.

2.9. Het hof stelt vast dat als gevolg van de vernietiging van het vonnis van 19 maart 2013 de titel voor de invordering van de dwangsommen als bedoeld in art. 611c Rv, met terugwerkende kracht is komen te vervallen. De schorsing van de executie van deze (vervallen) dwangsommen is daarmee betekenisloos geworden. Daarom behoeven de grieven van FysioSupplies in het thans voorliggende geschil, waarin de schorsing wordt bestreden, verder geen bespreking meer.

2.10 Nu het belang van FysioSupplies bij de beoordeling van haar hoger beroep is komen te vervallen, dient dit beroep te worden verworpen.

Ktr. Rechtbank Amsterdam 26 mei 2014, 13965 (CoffeeCompany tegen Dam Spirit)
Franchise. Contractrecht. Uit de overgelegde stukken en foto’s blijkt dat het assortiment dat in de vestiging wordt gevoerd, terwijl zij opereert als “hot chocolate” zaak of “ijssalon” niet wezenlijk anders is dan dat ten tijde van het opereren als “koffieschenkerij” onder de franchiseformule van Coffee Company. Het assortiment, de prijsstelling, de benaming van de producten, de inrichting, uitstraling en het personeel gelijk is gebleven. Staking naam 'Coffee Company Dam'. Onaannemlijk dat 'Hot Chocolate Company' is gevoerd. Als franchisegever en overdrager van kennis en knowhow heeft Coffee Company een te beschermen belang: toewijzing verbod horecaonderneming, geen overname vestiging.

Gebruik namen
12. Naar voorlopig oordeel is Dam Spirit op grond van artikel 27 lid 7 van de licentieovereenkomst gehouden het gebruik van de naam Coffee Company Dam te staken. Het spreekt vanzelf dat voortgezet gebruik van deze naam bij het publiek de indruk kan wekken dat de vestiging nog verbonden is aan Coffee Company. Dit geldt niet voor de naam “Hot Chocolate”, waarbij wordt overwogen dat niet aannemelijk is geworden dat Dam Spirit aan deze naam het woord “Company” heeft toegevoegd.

13. De vordering onder 2. I zal worden toegewezen en die onder 2.II zal worden afgewezen.

Staken exploitatie onderneming door Dam Spirit?
17. Dit betekent dat naar voorlopig oordeel de activiteiten, die na 1 december 2013 in de vestiging werden en worden uitgeoefend, beschouwd moeten worden als soortgelijke activiteiten in de zin van artikel 18 van de licentieovereenkomst. Hieruit volgt dat Coffee Company recht en spoedeisend belang heeft bij toewijzing van een verbod om gedurende een jaar, ingaande 1 december 2013, een soortgelijke horecaonderneming te voeren als zij deed ten tijde van de licentieovereenkomst, zoals hierna te bepalen. Er bestaat geen aanleiding het verbod later te laten ingaan dan per 1 december 2013. Als Coffee Company eerder een verbod had willen hebben, had zij de onderhavige procedure eerder moeten aanspannen. Dat zij reeds vanaf december 2013 wist van de nieuwe activiteiten in de vestiging heeft zij niet weersproken. Voor een langer verbod dan een jaar bestaat evenmin aanleiding, nu artikel 18 lid 2 van de licentieovereenkomst de non-concurrentieclausule tot dit ene jaar beperkt.

Overdracht onderneming aan Coffee Company?
20. Voorshands wordt hieromtrent als volgt geoordeeld. Coffee Company heeft niet betwist dat over het betreffende artikel tussen partijen onderhandeld is. Vastgesteld wordt dat in artikel 27 lid 2 wordt gesproken over het recht van voortzetten van de onderneming door Coffee Company, in het geval van opzegging, terwijl in het eerdere concept dit recht bestond “bij beëindiging c.q. bij ontbinding van de onderhavige overeenkomst”. Daarom komt de uitleg die Dam Spirit aan dit artikel uit de overeenkomst geeft de kantonrechter aannemelijk voor, ook al is het vervolg van artikel 27, met name artikel 27 lid 9, niet overeenkomstig geredigeerd.